Licenční smlouvy. Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové 5. dubna 2013



Podobné dokumenty
Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

3D tisk a paragrafy. Technologické centrum AV ČR 2. prosince 2015

Zákon o kybernetické bezpečnosti na startovní čáře

Nový občanský zákoník & Internet. Business Tuesday 29. srpna 2013

LICENČNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5

Úvod. Účinky průmyslového vzoru. Uplatňování práv k průmyslovým vzorům u soudu: aktuální judikatura. Průmyslový vzor = "slabé" právo (?

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

LICENČNÍ SMLOUVA č. S-2/2018/ŘSS

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

LICENČNÍ SMLOUVY LICENČNÍ Část 4 Hlava II, Část 4 Díl 2, oddíl 5 NOZ

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, Ostrava

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s.

Karel Čada. Licenční smlouvy a smlouvy o společném vývoji

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany.

o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti na startovní čáře. Pavel Hejl

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Legenda smluvního vzoru

Obsah. 1. Předmluva 13

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

D 102 Směrnice o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti v Geologickém ústavu AV ČR v. v. i.

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR Proč open access?

Zvláštní část vybrané smluvní typy

DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

SMĚRNICE JEDNATELE 5/2017

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o.

Příkaz ředitelky č. 4/2018

LICENČNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

ip4inno modul 4C Licencování DV

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje. Část první Základní ustanovení

Co a jak chránit průmyslovými právy

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B uzavřená dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavřená dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č.

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele-dodavatele:

PODLICENČNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo životního prostředí. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

OBSAH. Změny, opravy, revize dokumentu

09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil:

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU

Právní / smluvní problematika a duševní vlastnictví ve fázi přípravy projektového návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o partnerské spolupráci

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Všeobecné obchodní podmínky

Průmyslověprávní licence

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

NÁJEMNÍ SMLOUVA. č (114-2/1715/18)

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/ /02262

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. (dále jen smlouva")

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Pokyn ředitele č. 2/2015

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Dnešního dne uzavřeli:

Smlouva o provedení revize lidských zdrojů TA ČR a jejich využití

Transkript:

Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové 5. dubna 2013

Program Úvod Zákonná úprava licenční smlouvy Základní terminologie, druhy licenčních smluv Náležitosti licenční smlouvy Vyjednávání o licenci Strategie při vymáhání IP práv Vazba na zákon č. 130/2002 Sb. Ostatní, otázky & závěr Page 2

Ing. R. Kučera: Zpeněžení patentu (1925) "Při licenci dovoluje vynálezce-majitel patentu výrobu předmětu patentovaného nebo užívání jeho za placení určitých dávek za jednotku vyrobeného množství nebo váhy nebo podobně, při čemž kupec licence musí zaručiti jisté výrobní minimum v určitém čase."

Licenční smlouva podle zákona

Licenční smlouva Právní úprava do 31.12.2013 508-515 obchodního zákoníku 46-57 autorského zákona Právní úprava od 1.1.2014 2358-2389 nového občanského zákoníku Page 5

Zákonné minimum I. základní ustanovení "Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu." Smlouva vyžaduje písemnou formu jen pokud: výhradní licence nebo licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. Page 6

Zákonné minimum II. základní povinnosti Povinnost licenci využít Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu. Povinnost udržovat IP právo v platnosti Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha. Page 7

Zákonné minimum III. exkluzivita Výhradní licence musí být výslovně ujednána, jinak nevýhradní Poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Nevýhradní licence Poskytovatel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě. Byla-li nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována. Page 8

Zákonné minimum IV. podlicence Podlicence Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě. Postoupení licence Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s písemným souhlasem poskytovatele. Nabyvatel sdělí poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to zvlášť ujednáno. Page 9

Zákonné minimum V. odměna Co když není ujednána odměna? Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně Page 10

Zákonné minimum VI. odměna Odměna dle výnosů Nabyvatel musí poskytovateli umožnit kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty Nabyvatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny v ujednaných časových obdobích; není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně Page 11

Zákonné minimum VII. ostatní Podklady a informace poskytnutí & utajení Poskytovatel musí bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence Nabyvatel je musí utajit před třetími osobami až do doby, kdy se stanou obecně známými ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem třetí osobou není zaměstnanec ani osoba účastnící se na podnikání nabyvatele, byla-li zavázána k mlčenlivosti Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady musí vrátit Page 12

Zákonné minimum VIII. ostatní Porušení Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence Výpověď Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně Page 13

Exkurz: Autorské právo a licence Page 14

Autorskoprávní licence Software, články, vědecké publikace, ale i různé texty doprovázející patenty a know how? Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném Nabyvatel se zavazuje poskytnout odměnu (není-li výslovně sjednáno jinak) Písemná forma povinná jen u výhradní licence Nabyvatel povinen licenci využít (lze dohodnout jinak) Podlicence jen je-li sjednáno ve smlouvě Postoupení licence jen je-li písemně dohodnuto Není-li stanoven rozsah: nutné k dosažení účelu smlouvy, území ČR, doba obvyklá (max. 1 rok), obvyklé množství Page 15

Licenční smlouva v praxi

Smysl a výhody licencování Pro poskytovatele Zhodnocení (komercializace) vědecké práce (Dlouhodobý/stabilní) příjem z licenčních poplatků Financování udržovacích poplatků patentové ochrany Řešení nedostatečných kapacit Rozšíření goodwillu Vstup na nový trh Page 17

Smysl a výhody licencování Pro nabyvatele Urychlení vývoje Levnější získání inovace Využití soutěžní pozice poskytovatele Rozšíření nabídky na trhu Obrana před nároky z porušení Page 18

náklady Požadavky, rešerše, výzkum, konstrukce, prototyp, zkoušky, trhu náběh výroby čas náklady časová konkurenční výhoda Požadavky, rešerše, nákup licence, náběh výroby, trhu čas Page 19

Smysl a výhody licencování Pro oba Výměna výsledků výzkumu a vývoje Strategické spojení při vymáhání IP práv Spolupráce se strategickými partnery Daňové optimalizace (v rámci koncernu) Page 20

Důvody proti licencování Povaha ochranného dokumentu Nepotřebnost průmyslového práva Právní stav ochranného dokumentu Možnost zrušení průmyslově právní ochrany Možnost obejití průmyslově právní ochrany Page 21

Praktické ohledy při tvorbě licenční smlouvy Zákon vs. vlastní kreativita Komeční dohoda vs. právní dokument Používání smluvních typů či vzorů Smlouva by neměla jen řešit krátkodobé záležitosti (i když jsou aktuální), ale nabízet (způsoby) řešení neočekávaných situací v budoucnu Dostatečně flexibilní a přitom srozumitelná pravidla hry Page 22

Typy licencí Výhradní (výlučná) x nevýhradní (nevýlučná) Sólová licence Křížová licence Nepravá licence Podlicence (sublicence) Page 23

Než se pustíme do jednání o licenci Obvyklé postupy a pravidla Pozor na předsmluvní odpovědnost Rozlišení informací vhodných ke zpřístupnění v různých fázích jednání Dohoda o mlčenlivosti před zahájením jednání (práce kvapná, málo platná) Utajení Zachování novosti LoI, MoU, HoT... ("subject to contract") Duediligence (co, kdo, FTO) Evaluační smlouvy, opční smlouvy, smlouvy o výzkumu a vývoji Page 24

Základní náležitosti licenční smlouvy Kogentní ustanovení tj. povinná v současnosti jen základní ustanovení + zápis do rejstříku Dispozitivní ustanovení tj. dobrovolná Page 25

Formální náležitosti Písemná forma většinou povinná (minimálně doporučená) Přílohy nedílná a důležitá součást smlouvy Změny, dodatky a zrušení smlouvy rovněž písemnou formou Potřebný počet vyhotovení (zápis licence do příslušného rejstříku) Page 26

Obvyklá struktura licenční smlouvy Specifikace stran a datum smlouvy Preambule Definice pojmů Předmět smlouvy Konkrétní povinnosti stran Finanční ujednání Záruky a prohlášení Převoditelnost a podlicence Trvání a zánik smlouvy Závěrečná ustanovení Page 27

1. Vymezení stran Musí být správné a přesné Obchodní společnosti se vymezují obchodní firmou, sídlem, identifikačním číslem a údajem o zápisu do veřejného rejstříku Je smluvní strana právním subjektem? Má práva, která licencuje? (význam pro další ustanovení) Kdo je oprávněn za stranu jednat, tj. podepisovat? Statutární orgán jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.), ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.); Osoba zmocněná v rámci provozování podniku prokurista, vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti); Zástupce na základě plné moci Vždy provést vlastní kontrolu (obchodní a insolvenční rejstřík) ke dni podpisu smlouvy! Page 28

2. Preambule (Recitals, Background) "Předmluva" nezávazná část Vysvětlení, proč je smlouva uzavírána Uvedení účelu smlouvy Má význam při výkladu smlouvy Pozor však na dopady v některých zahraničních jurisdikcích (např. "estoppel") Page 29

3. Definice pojmů Zjednodušení textu a výkladu smlouvy Dle zvyku obvykle slova s kapitálkami Zvlášť vhodné u smluv s přeshraničním prvkem Důslednost! Může jít o nejvíce vyjednávaná ustanovení Page 30

3. Definice pojmů některé klíčové pojmy Den účinnosti / Effective Date Oblast užití / Field of Use Licencované výrobky / Licensed Products Licencované know-how / Licensed Know-How Minimální odměna / Minimum Royalty Čistá prodejní cena / Net Sales Price Patenty / Patents Území / Territory Společnost ve Skupině / Group Company Page 31

"Patent Application" means: the patent application set out in schedule X of this agreement; any patents granted in response to that application; any corresponding foreign patents and applications which may be granted to the Licensor in the Territory based on and deriving priority from that application; and any addition, continuation, continuation-inpart, division, reissue, renewal or extension based on the Application. Page 32

"Net Sales Price" means: the actual invoiced price in an arm's length transaction, less, to the extent identified on the invoice, any costs of packing, insurance, transport, delivery, VAT and any other government taxes, duties or levies, and trade discounts and other allowances granted, provided that where the Licensed Products are: let, leased or sold on hire purchase or supplied other than in an arm's length transaction; sold or otherwise supplied to any Group company of the Licensee; incorporated in another article and sold or otherwise supplied at a price which is included in the price of the other article; or put into use by the Licensee, the Net Sales Price of each such Licensed Product shall be deemed to be the Net Sales Price which would have been applied under this agreement, had such Licensed Product been transferred to an independent arm's-length customer. Page 33

4. Předmět smlouvy Definice předmětu licenční smlouvy Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli úplatu Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv průmyslového vlastnictví, na která se licence vztahuje, je nutností Viz definice a obvykle specifikaci uvedená v příloze smlouvy Co je předmětem licence? Registrované IP - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie Neregistrované IP - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup; autorské dílo Page 34

Předmět smlouvy smlouva o dílo Vývoj Předání, implementace Vlastnosti budoucího díla Spolupráce, řešení problémů, úpravy smlouvy za pochodu Dodání díla = způsob a čas plnění Page 35

Rozsah licence Územní rozsah ("Territory") Časový rozsah ("Term") Množstevní/věcný rozsah ("Field of Use") Osobní rozsah Page 36

Územní rozsah Územní rozsah licence musí být sjednán ve smlouvě Vždy omezen územním rozsahem ochrany práva z průmyslového vlastnictví (x autorské právo) Různé způsoby určení územního rozsahu: část území státu (obce, kraje, provincie) území celého státu území nadnárodních organizací (EU) označení území na mapě Page 37

Výhradnost / nevýhradnost licence I. Výhradní licence (exclusive) Licenční oprávnění získává pouze jeden nabyvatel Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území dalším zájemcům Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v rozsahu licence Riziko porušení antimonopolních předpisů Nevýhradní licence (non-exclusive) Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území i dalším zájemcům Poskytovatel sám může vykonávat práva v celém rozsahu Page 38

Výhradnost / nevýhradnost licence II. Sólová licence (sole/semi-exclusive) Poskytovatel nemůže poskytnout licenční oprávnění dalšímu zájemci Poskytovatel sám může práva dál vykonávat ve plném rozsahu Změny v průběhu smlouvy Někdy je exkluzivita navázána na plnění určitých ukazatelů a případně se změní na nevýhradní Page 39

5. Práva a povinnosti stran Poskytovatel Poskytnutí dalšího know-how / vylepšení Poskytnutí technické pomoci Pooling arrangement poskytovatel licence má právo využít výsledky výzkumu nabyvatele a sdílet výsledky s ostatními nabyvateli, se kterými má obdobné aranžmá Udržování platnosti práva Poskytnutí veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu licence Page 40

5. Práva a povinnosti stran Nabyvatel Označování výrobků Kontrola kvality a plnění regulatorních povinností Spolupráce při regulatorních záležitostech Poskytování vzorků Umožnění přístupu k výrobě či do skladů Různá omezení, minimální prodeje, odběry apod. Omezení ohledně soutěžních produktů, marketing Povinnost vykonávat licencovaná práva pokud trvání práva závisí na jejich výkonu Oznamování porušení / spolupráce při vymáhání práv Page 41

5. Práva a povinnosti stran Zápis licenčních smluv do příslušného rejstříku vedeného příslušným úřadem povinnost vs. spolupráce S exkluzivními povinnostmi pozor na soutěžní právo Povinnost jednat o licenci k "vylepšením" Utajení / Mlčenlivost Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o takové utajování nemá zájem Definice důvěrných informací Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití důvěrných informací Sankce: smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy Page 42

Ing. R. Kučera: Zpeněžení patentu (1925) "Licenční poplatky za jednotku množství nebo váhy se vypočtou, když se jednotlivé roční zisky rozvrhnou na odběr, v tom roce předpokládaný, takže se zjistí zisk na jednotku výrobní a opět se tyto jednotkové zisky rozdělí v určitém poměru mezi kapitalistu a vynálezce."

6. Licenční odměna I. Musí být ve smlouvě uvedena Určitá úplata nebo "jiná majetková hodnota" (např. dodání určitého počtu výrobků, výsledků testů, apod.) Licenční poplatky = royalties Fixní poplatek (jednorázový, průběžný) Určení způsobu vypočtení poplatku (% z tržby) Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ), jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití Doba a způsob splatnosti, úroky z prodlení Měna Page 44

6. Licenční odměna II. Daňové ohledy "Royalty stacking" odečtou se licenční poplatky, které se musí platit 3. stranám za využití nějaké jiné související či podpůrné technologie Změny a úpravy v budoucnu Různé podmínky dle teritorií (např. platí se, i když je výroba na teritoriu, kde neplatí patent) Reporting & právo auditu Odměna při poskytnutí podlincencí Licenční poplatky za ochranné známky či know-how jsou oproti patentům obvykle nižší (o 50 %) Užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky obvykle mezi 0,5% a 2% z objemu tržeb Page 45

6. Licenční odměna III. Časté chyby a rizika Hrubé tržby x Čisté tržby Fakturovaná částka x Zaplacená částka Přímé prodeje x Nepřímé prodeje Ředění tržeb/nepeněžitá plnění (křížové licence, smíry) Základ pro výpočet odměny Page 46

A Review Of The Global BioPharmaceutical Royalty Rates And Deal Terms Survey Licensing Executives Society International (LESI)

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Page 54

Page 55

zpátky ke smlouvě!

Prohlášení a záruky Representations & Warranties Kvalita předmětu licence (s ohledem na daný účel) Absence právních vad Neexistence nároků třetích stran Neexistence porušování třetími stranami Právní subjektivita Omezení odpovědnosti za škodu Page 57

Převoditelnost a podlicence Oprávnění postoupit či přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě Podlicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutého původní licencí Obvykle je sjednáno: požadavek předchozího souhlasu poskytovatele s podmínkami sublicence odpovědnost nabyvatele v případě porušení povinností ze strany nabyvatele podlicence (např. mlčenlivost) automatické ukončení podlicence při ukončení licenční smlouvy Postoupení licence nabyvatel se zbavuje práva ve prospěch třetí osoby Někdy je také upravena možnost subdodávek na výrobu Page 58

Trvání a zánik smlouvy I. Na začátku spolupráce se obvykle nemyslí na její konec Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany konkrétního průmyslového práva Podle doby trvání smlouvy je nutné zohlednit délku závazku mlčenlivosti Ukončení při porušení smlouvy, change of control, insolvence, nesplnění určitých kritérií (minimum royalty, apod.) Praktické otázky ukončení smlouvy, vracení dokumentů a materiálů, přechodné období, povinnost spolupracovat Page 59

Trvání a zánik smlouvy II. Smlouva na dobu určitou Pokud není sjednaná výpovědní doba, nelze smlouvu vypovědět před jejím vypršením Možnost automatického prodlužování Smlouva na dobu neurčitou Zákonná výpovědní doba 1 rok (lze sjednat jinak) Page 60

Závěrečná ustanovení (boiler plate) Řešení sporů soud, arbitráž, mediace mechanismus na prvotní smírné jednání výběr místa Rozhodné právo Oddělitelnost ustanovení Úplná smlouva Oznamování a doručování ("Notices") Další ujištění Vyšší moc Page 61

Statistika nuda je - licence v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/licence

Licence v ČR 2011 (ČSÚ) Page 63

Licence v ČR 2011 (ČSÚ) Page 64

Licence v ČR 2011 (ČSÚ) Page 65

Licence v ČR 2011 (ČSÚ) Page 66

Vymáhání práva a IP strategie

IP strategie Neexistuje jednotná obecně platná IP strategie tzn. je třeba vždy šít na míru konkrétní společnosti vyvíjí se v čase a je proto nutné ji pravidelně aktualizovat i žádná strategie je strategie Teoreticky lze dělit na: Defenzivní Ofenzivní Komercializace Page 68

Defenzivní strategie Pasivní ochrana před konkurencí Provádění rešerší FTO ("freedom to operate") Registrace / akvizice práv Licencování Page 69

Ofenzivní strategie Aktivní (agresivní) uplatňování práv Rešerše na potenciální porušování a na aktivitu konkurence Konkrétní strategie pro uplatňování práv: občanskoprávní žaloby, předběžná opatření trestněprávní metody celní správa, ochrana spotřebitele výběr jurisdikce (náklady, rychlost, předvídatelnost) co je vlastně cílem? Page 70

Počet ukončených sporů za rok (2006-2009) 80 74 70 60 50 40 30 20 10 0 3 5 Ochranné známky Patenty Užitné vzory Průmyslové vzory 14 Page 71

Průměrná délka soudního řízení (2006-2009) 3500 3000 2500 3434 2000 1500 1000 500 669 950 891 391 0 Ochranné známky Patenty Užitné vzory Průmyslové vzory Autorské právo Page 72

ÚPV sporná řízení za rok (2006-2010) 17 52 19 Ochranné známky Průmyslové vzory Užitné vzory Patenty 1110 Patenty: 75% zrušovací řízení; 25% žádosti o určení Page 73

Komercializace IP práv Současný trend - maximalizace hodnoty IP Licencování Joint Ventures, Spin Offs, M&A IP v insolvenci Daňové ohledy Sekuritizace Page 74

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje podporuje 16 výzkum a vývoj?

Práva k výsledkům a jejich využití ( 16) Výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit: vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele Výsledek veřejné zakázky, který lze chránit: příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele Page 76

Nejde o veřejnou zakázku práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích patří příjemci příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem Page 77

Pro využití výsledků veřejné zakázky platí: Plně financováno z veřejných prostředků: povinnost zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití Financováno >50 % a <100 %: povinnost přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely Financováno 50 %: součástí smlouvy o využití výsledků musí být dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely V případě nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům Page 78

Problémy Práva "patří" příjemci? Co na to ostatní zákony? původcovstí podle patentového zákona autorství podle autorského zákona vynález/dílo zaměstnance, studenta, spolupracující osoby? Zpřístupnění výsledků kdy? jak? překážka novosti vynálezu? Lze se zájemcem uzavřít výhradní licenci? Lze výsledek výzkumu (např. patent) zcizit (tj. převést)? Autorské právo je nepřevoditelné a autorské dílo není předmětem vlastnického práva tzn. nelze "převést vlastnické právo na poskytovatele" Page 79

Aktuální návrh změny zákona V 16 odstavec 4 nově zní: Pro využití výsledků financovaných plně z veřejných prostředků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že příjemce je povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek všem zájemcům, pokud předpisy Evropské unie nestanoví jinak 18a). U výsledku podílově financovaného z neveřejných prostředků musí být dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře podílely, součástí smlouvy o účasti na řešení projektu. Dohoda o způsobu a termínech využití výsledků musí být v souladu s pravidly Evropské unie v oblasti státní podpory 18b). 18a) Články 32 až 38 Smlouvy o založení Evropského společenství, v platném znění. Článek 9 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (uveřejněn v Úředním věstníku dne 30. 12. 2006 pod č. 2006/C 323/01). 18b) Článek 3.2.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (uveřejněn v Úředním věstníku dne 30. 12. 2006 pod č. 2006/C 323/01). Page 80

Thank you Vojtěch Chloupek tel: 226 030 500 vojtech.chloupek@twobirds.com Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com