Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1
Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II. Vysvětlení používaných pojmů 5 III. Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 3.1 Přímá spolupráce s komerčními subjekty 10 3.1.1 Poskytování služeb 10 3.1.2 Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem 10 3.2 Přenos poznatků a technologií 11 3.2.1 Prodej monografií, studií a analýz 12 3.2.2 Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how 12 3.2.3 Založení spin-off společnosti 13 IV. Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji 4.1 Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK 4.2 Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů 4.3 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje 4.4 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty V. Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK 5.1 Vyplnění a posouzení Oznámení objevu/vynálezu s komerčním potenciálem 5.2 Zpracování a schválení komercializačního projektu 21 5.3 Realizace komercializačního projektu 22 5.3.1 Zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví 23 5.3.2 Prověření konceptu 24 5.3.3 Prodej patentu či licence 24 5.3.4 Založení spin-off společnosti 26 5.3.4.1 Založení spin-off společnosti bez majetkové účasti univerzity 26 5.3.4.2 Založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity 28 5.3.5 Další cesty komercializace 29 5.4 Ukončení komercializačního projektu 29 VI. Správa technologického portfolia Univerzity Karlovy 31 6.1 Správa Portfolia duševního vlastnictví 31 9 15 16 17 17 18 19 19 2
6.1.1 Údržba Portfolia duševního vlastnictví 31 6.1.2 Ochrana duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití 32 6.1.3 Platby podílů na výnosech autorům patentů či jiných typů duševního vlastnictví 6.2 Správa Portfolia majetkových účastí UK v technologických spin-off společnostech 6.2.1 Výkon práv společníka (akcionáře) 33 6.2.2 Administrace majetkových účastí v technologických spin-off společnostech VII. Doporučená literatura 34 VIII. Přílohy 35 Příloha č. 1: Oznámení o objevu / vynálezu 36 Příloha č. 2: Seznam relevantních smluv v Kompendiu vzorových smluv CPPT 38 32 33 33 3
I. Úvod 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu V tomto materiálu je podrobně popsán postup doporučený fakultám a dalším součástem Univerzity Karlovy v Praze při komercializaci výsledků jejich výzkumu a/nebo vývoje (tzv. inovační nebo technologický transfer ). Jeho cílem je poskytnout akademické obci a všem pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze manuál jak postupovat v případě, kdy začnou uvažovat o využití komerčního potenciálu výsledků svého výzkumu a/nebo vývoje. Pro lepší orientaci v problematice přenosu poznatků a technologií je doplněn v kapitole II stručným výkladovým slovníkem základní terminologie. Pro vysvětlení souvislostí doporučovaných postupů jsou nejvýznamnější kapitoly dokumentu, zejména pasáže týkající se patentování a zakládání spin-off společností stručně komentovány (kurzívou). Přílohou č. 1 manuálu je Oznámení o objevu / vynálezu, které hraje centrální roli při zahájení procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. V různých kapitolách a oddílech tohoto manuálu je zmiňována řada smluv, nezbytných pro právní ošetření různých etap procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Konkrétní podoba každé uzavřené smlouvy musí odpovídat dané konkrétní situaci a je proto jedinečná; přesto jsou si smlouvy používané v obdobných situacích natolik podobné, že je pro většinu případů možno zpracovat vzorové smlouvy. Pro usnadnění používání tohoto manuálu vzniká Kompendium vzorových smluv CPPT UK, které je možné v návaznosti na tento manuál využívat. U smluv citovaných v textu jsou uváděny odkazy na vzorové smlouvy v kompendiu. Přístup ke kompendiu je možno získat přes www stránku CPPT UK (http://www.cppt.cuni.cz), seznam smluv uvedených v kompendiu je v Příloze č. 2. Adresa CPPT UK je: Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3/5 116 36 Praha 1 Tel.: (+420) 224 491 255, 452 Fax: (+420) 224 225 872 Podrobnější informace viz: http://www.cppt.cuni.cz 4
II. Vysvětlení používaných pojmů Tato kapitola obsahuje abecedně srovnaný výkladový slovníček některých základních pojmů používaných v oblasti interakce mezi akademickou a komerční sférou. Jejich osvojení nejen výrazně usnadní studium následujícího textu, ale vytvoří i nutný základ pro případné studium dalších materiálů zaměřených na oblast přenosu poznatků a technologií. Autor = fyzická osoba, která dílo vytvořila; v případě díla souborného jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. Autorské dílo (dílo) = dílo vědecké, dílo literární, jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly jsou např. počítačové programy, sborníky nebo databáze, díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Autorská práva = zahrnují práva k dílům literárním, jiným uměleckým nebo vědeckým. Biotechnologický vynález = vynález, který se týká (1) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, (2) rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo (3) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného, než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem. CPPT UK = Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze další součást Univerzity Karlovy poskytující komplexní podporu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na UK. Duševní vlastnictví = je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínos pro jedince i společnost a schopnost vyvolání tvorby dalších produktů (materiálního i nemateriálního charakteru). Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, užívat, ale i ochraňovat. Právní úpravu týkající se duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to jednak na autorské právo, které 5
je reprezentováno autorským zákonem, a práva průmyslového vlastnictví, jež jsou zakotvena ve více dílčích právních předpisech. Duševní vlastnictví chráněné obchodním zákoníkem = duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem, zahrnuje nezapsaná označení, obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how. Chráněná odrůda rostlin = odrůda, na níž se dle zákona vztahují udělená ochranná práva. Inovace = implementace nového nebo podstatně zlepšeného produktu či služby, procesu, nové metody marketingu, nové metody organizace obchodní praxe, organizace práce nebo externích vztahů. Inovační transfer = (též technologický transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Know-how = soubor poznatků, dovedností, zkušeností a zběhlostí výrobní, technické, provozní, obchodní, vědecké, výzkumné nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo dostupné, jsou podstatné a popsatelné (lze je písemně zachytit). Komercializace (komerční využití) duševního vlastnictví = finanční zhodnocení duševního vlastnictví např. prostřednictvím licenčních smluv, prodejem duševního vlastnictví, podílu na spin-off společnosti apod. Komercializační projekt = projekt zaměřený na realizaci komerčního využití určitého konkrétního duševního vlastnictví univerzity. KTO ( Knowledge Transfer Office ) = kancelář přenosu znalostí (obvykle synonymum TTO ( Technology Transfer Office ) Kancelář přenosu technologií )) oddělení ve výzkumné instituci, které je odpovědné za management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje této instituce (případně ve spolupráci s dalšími obdobnými institucemi) do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Náklady na komerční využití duševního vlastnictví = veškeré náklady spojené se zhodnocením tržního potenciálu duševního vlastnictví (např. průzkum trhu, odměny externích odborníků), náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví (patentové poplatky, odměny patentových zástupců atp.) nebo např. náklady spojené s prodejem licencí (právní služby aj.). NGO (non-profit, non-governmental organization) = nezisková nevládní organizace. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví = je realizována zápisem (a udržováním) patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, topografií polovodičových výrobků nebo odrůd rostlin do rejstříku příslušného úřadu (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví). 6
Ochranná známka = jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. OOV = strukturované oznámení o objevu / vynálezu (formulář). Patent = ochranný dokument, který se uděluje na vynálezy. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) a má i právo převést patent na jinou osobu. Prověření konceptu = postup, kterým se testuje reálnost záměru komercializace určitého duševního vlastnictví. Zahrnuje zejména vývoj a testování prototypu, tržní analýzu, vývoj a testování obchodního modelu, získávání nezbytných certifikátů a licencí, případně i pilotní projekt komercializace v omezeném rozsahu. Průmyslové vlastnictví = výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy, ochranné známky. Průmyslový vzor = vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Přenos poznatků a technologií = technologický transfer = inovační transfer. Původce = jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu, která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (tj. v případě univerzity zaměstnanec - akademický i neakademický pracovník i student, ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na univerzitě). Spin-off společnost = (též spin-out) je podnikatelská právnická osoba (zpravidla s.r.o. nebo a.s.) založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Duševní vlastnictví (většinou výsledek výzkumu) je firmě poskytnuto prostřednictvím licenční smlouvy nebo prodejem. Univerzita může ale také nemusí získat v spin-off majetkový podíl, společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejich laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti firmy se obvykle podílejí i původci příslušného duševního vlastnictví. Většinou jde o malé a střední firmy, které obvykle nedisponují dostatečnými prostředky pro realizaci vlastních investičních záměrů a proto nabízejí možnost vstupu investora do firmy. Spin-out společnost = spin-off společnost. 7
Technologický transfer = (též inovační transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Topografie polovodičových výrobků = série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie. TTI ( Technology Transfer Institution ) = subjekt zaměřený na management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na akademických institucích do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Je často regionálně orientovaný a napojený na podnikatelský inkubátor. Jeho speciálním případem je KTO, resp. TTO. TTO ( Technology Transfer Office ) = kancelář přenosu technologií - obvykle synonymum KTO Kancelář přenosu znalostí. Na Univerzitě Karlově je to CPPT, jako další součást univerzity. Užitný vzor = forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor představuje nižší úroveň ochrany než patent. Vynález = technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a chránitelné patentem nebo užitným vzorem. Zlepšovací návrh = technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, s nímž má zlepšovatel právo nakládat. 8
III. Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově Proces komercializace výsledků výzkumu a vývoje může probíhat dvěma různými cestami přímou spoluprací s komerčními subjekty, cestou transferu poznatků a technologií do komerční oblasti, z nichž každá se ještě rozpadá na podvarianty. Přehled všech možných variant ukazuje následující schéma: Prodej monografií, studií a analýz Přenos poznatků a technologií Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Komercializace výsledků výzkumu a vývoje Založení spin-off společnosti Přímá spolupráce s komerčními subjekty Poskytování služeb a konzultace a výzkum na zakázku Společné výzkumněvývojové projekty s komerčními subjekty Z tohoto schématu vychází i doporučený postup při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje dosažených na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy popsaný v následujících kapitolách tohoto manuálu. 9
3.1 Přímá spolupráce s komerčními subjekty Přímá spolupráce s komerčními subjekty může mít dvě formy: poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku, společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem. 3.1.1 Poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku Poskytování služeb ve většině případů představuje činnost spadající pod tzv. vedlejší činnost a vztahují se proto na ně příslušné postupy a předpisy UK resp. jejích jednotlivých fakult a dalších součástí UK. V relativně řídkých případech, kdy poskytování služeb má takový charakter, že se vymyká z tzv. vedlejší činnosti, se postupuje v souladu s paragrafem 5.3.5 kapitoly V. Konzultace nebo výzkum na zakázku nejsou zahrnuty do tohoto dokumentu, neboť se na ně vztahují předpisy a zaběhnuté postupy UK (resp. jejích fakult a dalších součástí) pro tzv. vedlejší činnost. Komentář: Takovým případem může být např. založení centra služeb přímo při fakultě nebo dalšími pracovišti univerzity v situaci, kdy z těch či oněch důvodů není výhodné nebo vhodné zakládat komerční subjekt napojený na danou fakultu či pracoviště. Takové centrum potom působí v rámci fakulty či dalšího pracoviště, ale jeho účetnictví musí být odděleno tak, aby finanční toky byly zcela transparentní. Příkladem této varianty může být centrum založené pro poskytování služeb nevládním neziskovým organizacím ( NGO ) na neziskové bázi. Jak ukazují zkušenosti zahraničních univerzit, mají konzultace a výzkum na zakázku velký potenciál, např. u některých univerzit ve Velké Británii činí příjmy z těchto aktivit až 50% veškerých příjmů získaných z komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Výhodou této cesty je také její relativní snadnost týmy fakult a dalších pracovišť univerzity zpravidla nezačínají při nabídce konzultací a výzkumu na zakázku na zelené louce, nýbrž mohou čerpat z kontaktů a zkušeností získaných v minulosti. 3.1.2 Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem Spolupráce na výzkumně vývojovém projektu fakult a/nebo dalších součástí Univerzity Karlovy by měla probíhat na základě Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (vzorová smlouva je zahrnuta v kompendiu vzorových smluv). Vzhledem ke značné specifičnosti témat výzkumně-vývojové spolupráce mají Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu velmi rozdílný rozsah i obsah. Minimálně musí tato smlouva specifikovat: účastníky spolupráce za UK, vnější strany zúčastněné v projektu, cíle a očekávané výstupy spolupráce, vklady jednotlivých stran do spolupráce, závazky jednotlivých stran při spolupráci, rozdělení hrazení nákladů na výzkum a vývoj, jakým způsobem bude projekt řízen a účetně evidován, nároky smluvních stran na využití vzniklého duševního vlastnictví, 10
dobu trvání a etapy projektu, rozdělení aktiv získaných v průběhu projektu mezi smluvní strany po jeho ukončení. Vzorovou smlouvu uvedenou v kompendiu je nutno chápat spíše jako inspiraci než jako vzor, který je nutno přesně sledovat. Uzavírání Smluv o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu je plně v kompetenci jednotlivých fakult nebo dalších součástí UK, které postupují v souladu se svými vnitřními předpisy. Management příslušného výzkumně-vývojového projektu bude zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou. Komentář: Spolupráce na výzkumně vývojovém projektu představuje cestu považovanou v současné době za nejperspektivnější a nejvýhodnější pro akademická pracoviště. Žádoucí je zejména spolupráce s velkými (často nadnárodními společnostmi), které mohou do společného výzkumu a vývoje alokovat značné finanční prostředky. Na rozdíl od prodeje patentů či licencí nebo zakládání spin-off společností (viz dále) je však přístup k finančním zdrojům pro akademická pracoviště mnohem rychlejší finanční plnění přichází v bezprostřední návaznosti na realizaci výzkumných a vývojových aktivit, nebo ji dokonce předchází. Je důležité podtrhnout rozdíl mezi výzkumem na zakázku a spoluprací na společném výzkumně-vývojovém projektu. Výzkum na zakázku se zpravidla používá u relativně dílčích, poměrně přesně specifikovaných výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výstup lze již v okamžiku zadání poměrně přesně předvídat. Realizuje se na základě smluvního vztahu, kde jedna strana (komerční zadavatel) zadává cíle výzkumných a vývojových aktivit (realizovaných akademickým pracovištěm), výsledky výzkumu a vývoje odebírá, platí za ně a je tudíž také jediným vlastníkem vzniklého duševního vlastnictví. Společné výzkumně-vývojové projekty se zaměřují zpravidla na relativně rozsáhlé a náročné cíle, často zahrnují i nezanedbatelný podíl základního výzkumu. Jejich očekávané výsledky jsou specifikovány spíše rámcově a často upřesňovány v průběhu realizace projektu. I když komerční partner zpravidla nese dominantní část nákladů, ani vklad akademického pracoviště (byť převážně ve formě in kind ) není malý. Velmi často i komerční partner vkládá nefinanční vklad (např. přístup ke svému duševnímu vlastnictví). Na vlastnictví duševního vlastnictví vzniklého v průběhu realizace projektu se podílejí obě strany. Právě z důvodů obecnějšího zadání cílů spolupráce a tudíž obtížnější předvídatelnosti výsledků projektu je kvalitní smluvní zabezpečení alfou omegou této cesty spolupráce akademických a komerčních subjektů. Nevýhodou společných výzkumně-vývojových projektů je poměrná obtížnost jejich získávání i řízení. Spolupráce na projektu velkého rozsahu v intenzitě nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci klade na akademické pracoviště nároky, které - vzhledem k rozdílnému mentálnímu nastavení, vnímání časového aspektu a administrativním zvyklostem akademické a komerční sféry je často obtížné splnit. Vytvoření podmínek pro splnění těchto nároků vyžaduje budování dlouhodobých kontaktů a vztahů s komerčními subjekty, které je mentálně a časově náročné, i osvojení přístupů a dovedností, která dosud nejsou na akademických pracovištích v ČR (ale často i ve světě) vždy běžná. Zkušenosti renomovaných univerzit ve vyspělých zemích EU a nakonec i některých vysokých škol v ČR však ukazují, že úsilí vložené do vytvoření dlouhodobých vztahů s významnými komerčními subjekty a do získání nezbytných přístupů pro úspěšnou spolupráci s nimi se vyplatí. 3.2 Přenos poznatků a technologií 11
Druhou variantou komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově je přenos získaných poznatků a vyvinutých technologií do komerční sféry (tzv. technologický transfer). Tento přenos může mít tři formy: prodej monografií a analýz, patentování a prodej patentů či licencí nebo know-how, založení spin-off společnosti. 3.2.1 Prodej monografií, studií a analýz Prodej monografií a analýz představuje klasickou cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje využívanou zejména ve společenských vědách. Ochrana duševního vlastnictví a další postup jeho komerčního využití se v těchto případech řídí autorským právem a vnitřními předpisy jednotlivých fakult a dalších součástí UK. Komentář: Tato cesta vychází z klasického modelu otevřené vědy a je pro všechny vědecké týmy naprosto běžná. I zde se však v poslední době objevují určité nové prvky: například místo monografií či studií distribuovaných v klasické papírové formě se stále více využívá formy digitálních médií či distribuce pomocí Internetu. Stále více se také setkáváme s monotématickými řadami, kdy jednorázová aktivita publikace souhrnu určitých vědeckých poznatků k danému datu se nahrazuje aktivitou systematickou rozloženou v delším časovém období. Rovněž tak jsme v řadě oblastí svědky i výrazného posunu (směrem vzhůru) v cenové hladině, na které jsou vytvořené analýzy distribuovány. 3.2.2 Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Patentování a následný prodej patentu či licence, případně prodej nespecifického know-how, představuje jednu z hlavních cest naplňování tzv. třetí mise univerzity. Doporučený postup v takovém případě poskytuje kapitola V. tohoto materiálu. V tomto případě je zcela na rozhodnutí fakulty či další součásti UK, ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, zda se rozhodnou pro komercializaci vlastními silami či využijí spolupráce s CPPT UK. Komentář: Cesta patentování výsledků výzkumu a vývoje a následného prodeje patentu či licence představuje klasický, tzv. lineární model spolupráce univerzity s komerční sférou. Tento model byl vyvinut a v průběhu několika desítek let významně rozvinut zejména ve Spojených státech, kde stále tvoří velmi významnou složku komercializačních aktivit vysokých škol. Postupně tento model s různými výsledky převzaly i univerzity evropské. Výhodou patentování a následného prodeje patentu či licence je jejich relativní jednoduchost. TTO nebo KTO univerzit ve vyspělých zemích si již zpravidla osvojily nezbytné postupy a dovednosti, vědečtí pracovníci jsou proto komercializačním procesem zatěžováni jen minimálně. Uvedená cesta má však také určité a zdaleka ne zanedbatelné problémy. Prvním z nich je skutečnost, že ne všechny výsledky výzkumu a vývoje lze patentovat. Patentové právo je navíc v různých vyspělých zemích různé, což komplikuje regionální aspekt patentové ochrany (např. dosud neexistuje jednotný evropský patent!). Z hlediska původce a předkladatele žádosti o patentovou ochranu je poměrně nepříjemná relativně dlouhá doba, po kterou patentové řízení probíhá u mezinárodních patentů se typicky jedná o 12
rok až dva, ale může se jednat i o dobu několikanásobně delší. Jako velmi nepříjemný aspekt celé agendy ochrany průmyslového vlastnictví je vědeckými pracovníky zpravidla vnímána její právní dimenze, zahrnující i následnou ochranu proti narušení patentových práv včetně případných vleklých a nákladných soudních sporů. Z obecného hlediska komercializace výsledků výzkumu a vývoje je jako největší slabina tohoto lineárního modelu vnímána relativně slabá zpětná vazba mezi autory duševního vlastnictví (akademickými pracovišti) a jeho uživateli (subjekty komerční sféry). V důsledku této skutečnosti je ve světě patentově chráněno mnohem větší množství poznatků než je pak nakonec skutečně komerčně využito. Jinými slovy - množství výzkumných a vývojových aktivit vede k patentování výsledků, které komerční sférou nejsou shledány jako zajímavé a využitelné. To pak v konečném součtu významně snižuje efektivitu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Stále častěji se proto prostý lineární model nahrazuje jinými modely (společné výzkumně vývojové projekty, zakládání spin-off společností), kde ochrana a převod duševního vlastnictví hraje rovněž významnou, leč ne tak dominantní roli. 3.2.3 Založení spin-off společnosti Založení spin-off společnosti představuje další z hlavních cest naplňování komercializačních aktivit realizovaných v rámci třetí role univerzity. Spin-off společnost může být založena ve dvou základních variantách bez majetkové účasti univerzity, s majetkovou účastí univerzity. Doporučený postup pro zakládání spin-off společnosti poskytuje rovněž kapitola V. tohoto manuálu. Doporučený postup pro první případ je popsán v paragrafu 5.3.4.1, pro druhý případ v paragrafu 5.3.4.2. Případ, kdy je spin-off společnost zakládána s majetkovou účastí univerzity, je také jediný případ, kdy je spolupráce fakulty (fakult) či další součásti (součástí), ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, s CPPT UK povinná. Komentář: Zakládání spin-off společnosti představuje organizačně, administrativně i mentálně zdaleka nejnáročnější cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Tato cesta se bohužel patrně také v důsledku řady atraktivních až spektakulárních úspěchů zejména v oblasti informačních technologií - stala v posledním období určitou módou. Řada vedoucích a členů výzkumných a vývojových týmů touží po vlastní spin-off firmě, aniž by si přesně uvědomovala nároky, které její založení a další úspěšný rozvoj na její zakladatele a manažery klade. Představa obecně vžitá v akademické obci o důvodech zakládání spin-off společností není totiž vždy zcela správná. Podle dalšího vývoje společnosti můžeme totiž klasifikovat nejméně čtyři velmi rozdílné typy spin-off společností: 1. Spin-off pravý společnost založená s cílem využít výsledků výzkumu a vývoje k vybudování rostoucí a expanzivní technologické firmy, jejíž vizí je dlouhodobé vysoce ziskové podnikání a získání co největšího podílu na relevantním trhu. 2. Spin-off účetní jednotka společnost založená za cílem transparentního provozování obchodních aktivit, které by fakulta nebo další součást univerzity provozovala stejně, ale z různých důvodů je nemůže provozovat pod svou hlavičkou. 3. Spin-off jako substitut prodeje duševního vlastnictví společnost založená s cílem poskytnout právní rámec pro integraci a prodej duševního vlastnictví, jehož část zpravidla nelze chránit autorskou či průmyslovou ochranou. 13
4. Spin-off jako podpora životního stylu společnost založená s cílem zajišťovat svým majitelům dodatkové příjmy, aniž by od nich vyžadovala časově náročnou péči, a tak napomáhat udržení jejich životního stylu. I když většina zakládaných spin-off společností skončí nakonec jako typ 4 a i spin-off společnosti typů 2 a 3 mají někdy svůj dobrý smysl, jediná správná motivace pro založení spin-off společnosti je snaha o založení spin-off společnosti typu 1. Jak je podrobněji popsáno v komentářích ke kapitole V., je proto záměr založení spin-off společnosti velmi kriticky analyzovat a zvážit pečlivě i všechny alternativní cesty komercializace daných výsledků výzkumu a vývoje. V každém případě však platí, že pokud se výzkumný tým ke komercializaci výsledků svého výzkumu a vývoje cestou založení spin-off společnosti rozhodne, měl by v maximální míře využít spolupráce s odborníky v oblasti ekonomiky, financí, komerčního práva, marketingu a managementu a to nejen při jejím zakládání, ale hlavně při jejím dalším rozvoji. Dokladem tohoto tvrzení je i často citovaná statistika: zatímco z 10 spin-off společností založených akademickými pracovníky bez asistence příslušných odborníků přežijí pět let 2, při využití této spolupráce jich přežije 8. Pro pracovníky fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy nabízí Centrum pro přenos poznatků a technologií UK zprostředkování potřebných kontaktů na všechny nezbytné potřebné odborníky ze sítě prověřených expertů, kterou vytvořilo a dále intenzívně rozvíjí. Na druhé straně je nutno zdůraznit, že cesta založení spin-off společnosti (hovoříme nyní již pouze o typu 1 z klasifikace uvedené výše) je jedinou cestou komercializace výsledků výzkumu a vývoje, kdy nejen autoři komercializovaných výsledků, ale i jejich fakulty a pracoviště a nakonec i celá univerzita mohou získat skutečně velké peníze a značnou mezinárodní prestiž. Náročnost využití této cesty komercializace i riziko neúspěchu, které také není radno podceňovat, jsou tak vyváženy nadějí finančního i morálního ocenění v míře, které ostatní cesty komercializace výsledků výzkumu a vývoje mohou přinést jen stěží. 14
IV. Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji Výstupem výzkumných a/nebo vývojových aktivit fakult a dalších součástí UK jsou kromě jiného - poznatky a technologie, které mohou mít v řadě případů potenciál komerčního využití. Tyto poznatky a technologie se stávají v okamžiku svého vzniku nehmotným statkem, který je možno obchodovat a který je též nutno chránit proti odcizení či zneužití. Z hlediska právního se tento nehmotný statek stává duševním vlastnictvím. Rozeznáváme řadu různých typů duševního vlastnictví, pro ochranu výsledků výzkumu a vývoje má největší význam ochrana autorská a ochrana průmyslového vlastnictví (patenty, průmyslové vzory apod.). Komentář: Podle českého práva může být autorem nebo původcem duševního vlastnictví vždy pouze fyzická osoba; tento přístup je uznáván i v právu mezinárodním. Jinou otázkou je právo na využití daného duševního vlastnictví, které záleží na konkrétní situaci, ve které dané duševní vlastnictví vzniklo. Autorská ochrana duševního vlastnictví je v ČR specifikována zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon ) a zahrnuje zejména ochranu děl literárních, uměleckých a vědeckých. Krom publikací pod ni spadá v určitých případech také softwar. Průmyslovou ochranu specifikuje zejména zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákonů č. 116/2000 Sb. a č. 207/2000 Sb. (tzv. patentový zákon ), dále pak zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. zákon o užitných vzorech ), a na ně navazující specifické zákony č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků a zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. známkový zákon ). Pokud využíváme pro ochranu duševního vlastnictví autorského práva, potom vzniklé duševní vlastnictví označujeme zpravidla jako dílo a původce duševního vlastnictví označujeme jako autora, zatímco v případě využití průmyslové ochrany hovoříme zpravidla o vynálezu a o jeho autorovi prostě jako o původci. Zatímco ochrana autorská se již dále nečlení, v ochraně průmyslové můžeme kromě ochrany patentové využít ještě ochrany průmyslového či užitného vzoru, ochrany známkové a také speciálních typů ochrany pro polovodičové prvky, biotechnologické vynálezy (modifikované rostliny či mikroorganizmy). Rozhodnutí, zda bude dané duševní vlastnictví chráněno podle práva autorského či práva průmyslového, nemusí být triviální otázkou. Zejména v oblasti ochrany vytvořených programů dalších SW nástrojů, kde je do určité míry možno využít obou přístupů, představuje tato otázka poměrně značný problém (navíc umocněný různými přístupy k tomuto problému v legislativě EU a USA). Ve velké většině případů však již podstata a charakter oblasti poznání, ve které se dané duševní vlastnictví získává, dostatečně definuje relevantní cestu právní ochrany. Rozhodnutí, jaký typ ochrany zvolit v oblasti ochrany práva průmyslového může být poměrně složité a závislé na řadě faktorů (čas, požadované regionální pokrytí, náklady), ne vždy je nejvhodnější volbou ochrana patentová. Pokud má být toto rozhodnutí učiněno kvalifikovaně, je spolupráce s příslušnými odborníky nezbytná (např. s patentovými zástupci, komerčními právníky, ekonomickými a finančními poradci). 15
Pro úplnost podotkněme, že některé typy duševního vlastnictví (např. léčebné postupy či obchodní modely) nelze (minimálně podle českého práva) chránit žádným způsobem. Pravidla pro přiřazování vlastnictví, resp. práva využití duševního vlastnictví těchto nehmotných statků autorům, resp. původcům a jiným subjektům (např. instituci nebo institucím, které financovaly výzkum a vývoj k danému nehmotnému statku vedoucí) upravuje v ČR i v EU řada zákonů a úmluv. Otázkám ochrany duševního vlastnictví je nutno věnovat pozornost již dávno předtím, než příslušný nehmotný statek skutečně vznikne - prakticky již od fáze plánování výzkumu a/nebo vývoje, které mají k jeho vzniku vést. V rámci základních legislativních norem regulujících nakládání s duševním vlastnictvím různých typů jsou pro přiřazení duševního vlastnictví k nehmotným statkům, které jsou výsledkem výzkumu a/nebo vývoje, rozhodující zejména tři základní faktory: a. Kde (na kterých pracovištích či ve kterých výzkumných týmech) probíhal výzkum a/nebo vývoj, jehož výsledkem je předmětné duševní vlastnictví. b. Z jakých zdrojů byl tento výzkum a/nebo vývoj financován. c. Jaká existují další právní omezení pro ochranu a využití předmětného duševního vlastnictví. Poměrně jednoduchá situace nastává, pokud se na realizaci a financování výzkumných a/nebo vývojových aktivit podílí pouze jedna nebo více fakult či dalších součástí UK. Této otázce je věnován oddíl 4.1. tohoto materiálu. Složitější je častá situace, kdy je daný výzkum a vývoj financován z veřejných zdrojů prostřednictvím některého z grantů udílených na podporu vědy, výzkumu a vývoje. Této otázce je věnován oddíl 4.2. tohoto materiálu. Ještě složitější je situace, kdy je předmětného duševního vlastnictví dosaženo při výzkumu a/nebo vývoji realizovaném ve spolupráci s dalšími právnickými osobami mimo UK. Může se jednat buď opět o pracoviště výzkumu a vývoje (této otázce je věnován oddíl. 4.3) nebo o komerční subjekty (tím se zabývá oddíl 4.4.). 4.1 Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK V případě, kdy nehmotné statky, o jejichž komerčním využití se uvažuje, vznikly pouze jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na jedné fakultě či další součásti UK, případně jako výsledek spolupráce několika fakult či dalších součástí UK, je nezbytnou podmínkou pro ochranu duševního vlastnictví stanovení pracovníků UK, kteří se na dosažení tohoto výsledku podíleli, a jejich podílu na aktivitách k němu vedoucích. Pro tento účel by měli všichni pracovníci, kteří přispěli svým intelektuálním vkladem k vytvoření daného nehmotného statku sepsat Smlouvu o sdílení autorství 16
v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) či Smlouvu o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle zákona patentového (zákon č. 207/2000 Sb.) (vzorové smlouvy viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK) specifikující členy autorského nebo původcovského týmu, jejich podíly a jejich reprezentanta (případně reprezentanty), který je bude při všech jednáních o ochraně duševního vlastnictví zastupovat. Ten pak bude dále postupovat v souladu s postupem popsaným v kapitole V. 4.2 Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů Pokud byl výzkum a vývoj vedoucí k vytvoření nehmotných statků financován z veřejných zdrojů cestou grantu od některé domácí či zahraniční grantové agentury, může být právo autorů k nakládání se vzniklými nehmotnými statky omezeno smluvní dokumentací zakotvující podmínky čerpání těchto finančních zdrojů. V takovém případě je proto nutno kromě uzavření Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví (viz předchozí oddíl 4.1) provést ještě revizi smluvní dokumentace (včetně standardních podmínek příslušné grantové agentury) všech finančních zdrojů, které byly pro financování výzkumu a vývoje vedoucího k danému nehmotnému statku využity a sepsat omezení pro nakládání s duševním vlastnictvím, která z této dokumentace vyplývají, do Oznámení o objevu/vynálezu (viz kapitola V., oddíl 5.1 a Příloha č.1). 4.3 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje Pokud nehmotný statek, o jehož duševní vlastnictví se jedná, vznikl na základě společného výzkumu či vývoje více pracovišť výzkumu a vývoje financovanými převážně z veřejných zdrojů, je nutno vyjasnit ještě jejich vzájemný vztah a podíly na dosaženém výsledku. Spolupracující pracoviště mohou mít rovněž financování z veřejných zdrojů, které pro ně stanoví určitá omezení pro využití duševního vlastnictví. V optimálním případě by měla být již při zahájení společného výzkumu mezi všemi zúčastněnými pracovišti uzavřena Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (vzorová smlouva viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK), která může být případně součástí širší Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Pokud tato smlouva uzavřena nebyla, je nutno při úvahách o komercializaci vytvořených nehmotných statků podrobně 17
zmapovat podíly všech zúčastněných organizací a jejich závazky či omezení při nakládání s duševním vlastnictvím. V souladu s těmito skutečnostmi se pak může ukázat účelným zahrnout do Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví i pracovníky vně Univerzity Karlovy. V souladu se zjištěnými omezeními je pak nutno postupovat při jednáních podle kapitoly V. 4.4 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty Pokud vzniknou nehmotné statky v rámci výzkumu, který je financován nebo spolufinancován soukromými subjekty, je právní vymezení využití duševního vlastnictví obligatorní. Tzv. výzkum na zakázku (zahrnující i konzultace) nebo společné výzkumné a vývojové projekty jsou zpravidla kvalitně smluvně ošetřeny. Jednotlivé případy jsou však tak unikátní a rozdílné, že zde nelze vždy použít vzorových smluv. V každém případě, stejně jako v případě předchozím, je nutno všechna omezení a závazky přijaté pro nakládání s duševním vlastnictvím podrobně zmapovat. Ve většině případů tohoto typu při výzkumu na zakázku nebo projektu ve spolupráci s privátním subjektem zajišťuje komercializaci získaného knowhow již tento subjekt; pokud tomu tak není, postupuje zástupce autorského týmu opět podle postupu popsaného v kapitole V. Jednu z variant smluv mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a komerčními subjekty ukazuje Smlouva o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Logicky nejsložitější variantou je spolupráce více pracovišť výzkumu a vývoje s více komerčními subjekty financovaná jak z veřejných tak i z privátních zdrojů. Projekty tohoto typu by měly být přiměřeně právně ošetřeny tak, aby cesta komercializace jejich výsledků byla již od počátku stanovena. Pokud tomu tak není, je nutno příslušné smlouvy uzavřít dodatečně a dále postupovat rovněž podle doporučení v kapitole V. 18
V. Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK Následující doporučený postup při komerčním využití duševního vlastnictví se soustřeďuje zejména na procesy patentování a prodeje patentů a licencí a na zakládání spin-off společností, které mají počáteční fáze společné. Oba začínají vyplněním tzv. Oznámení objevu/vynálezu (OOV - viz Příloha č.1) a jeho předložením vedení fakulty nebo další součásti univerzity (viz oddíl 5.1). Další postup komerčního využití deklarovaných poznatků probíhá realizací tzv. komercializačního projektu, postupu doporučenému pro jeho zpracování a schválení je věnován oddíl 5.2. V jeho průběhu musí vedení fakulty či další součásti univerzity rozhodnout, zda bude komercializační projekt realizovat ve vlastní režii, či s využitím Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK). Vlastní realizaci komercializačního projektu je věnován oddíl 5.3. a jeho zakončení oddíl 5.4. této kapitoly. 5.1 Vyplnění a posouzení Oznámení o objevu/vynálezu s komerčním potenciálem Pokud se pracovníci fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy rozhodnou komercializovat některý z výstupů svého výzkumu a vývoje, postupují v následujících krocích: 1. Ujasní si, zda financování výzkumu a vývoje, který vedl k dosažení výsledků, o jejichž komercializaci se uvažuje, a případná další právní omezení vztahující se ke vzniklému duševnímu vlastnictví umožňují komercializaci v režii Univerzity Karlovy. 2. Pokud odpověď na předchozí otázku je kladná, vyplní Oznámení o objevu/vynálezu (OOV - viz Příloha č. 1). Jeho součástí by měla být i specifikace statutu vzniklého duševního vlastnictví a její přílohou by měla být Smlouva o sdílení autorství nebo Smlouva o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví uzavřená mezi spoluautory objevu/vynálezu (fyzickými osobami), případně Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví uzavřená mezi institucemi, které se na realizaci výzkumně-vývojového projektu podílely. 3. V případě, že OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, předloží vyplněné OOV vedení příslušné fakulty či součásti UK. To do tří měsíců rozhodne o tom, zda UK, reprezentovaná danou fakultou či další součástí UK, má o tento námět zájem. 4. V případě kladného rozhodnutí rozhodne příslušný děkan či ředitel (po dohodě s předkladateli OOV) také o tom, zda komercializace bude realizována v režii dané fakulty či další součásti UK či zda bude 19
využito spolupráce s CPPT UK. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je spolupráce s CPPT UK povinná. 5. V případě, že OOV předkládají pracovníci více fakult či pracovišť UK, zajistí si předkladatelé vyjádření vedení všech zúčastněných fakult či dalších součástí univerzity, kteří toto poskytnou do dvou měsíců. OOV spolu s těmito vyjádřeními potom předloží cestou svých děkanů či ředitelů k vyjádření vedení UK, které do dalšího měsíce s přihlédnutím ke stanoviskům příslušných děkanů či ředitelů a po dohodě s nimi - rozhodne, zda UK má o tento námět zájem. 6. V případě kladného rozhodnutí se vedení zúčastněných fakult a/nebo dalších součástí UK písemně dohodnou, zda komercializaci realizují a. společně, b. jedna fakulta nebo další součást UK jejich jménem, c. s využitím spolupráce s CPPT UK. 7. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je povinná alternativa 6. c. 8. V případě, že do tří měsíců od předložení OOV nedostanou jeho předkladatelé odpověď, resp. dostanou negativní stanovisko, mohou s danými nehmotnými statky naložit podle vlastní úvahy (a ve vlastní režii). 9. V případě pozitivního vyjádření podle bodů 3. či 5. a pokud příslušní děkani či ředitelé (případně vedení UK) rozhodnou podle bodů 4. či 6., že při komercializaci bude využito spolupráce s CPPT UK či pokud komercializace směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, spojí se zástupce týmu předkládajícího OOV s CPPT UK a předloží mu OOV k posouzení. Na jeho základě (a po případných dalších konzultacích s jeho předkladateli) pracovníci CPPT UK zpracují v souladu s vnitřními metodickými směrnicemi CPPT UK Předběžné posouzení komerčního potenciálu objevu/vynálezu a s jeho závěry seznámí předkladatele OOV a jeho fakultu (fakulty) či další součást (součásti) UK. V případě pozitivního stanoviska musí toto posouzení zahrnovat rovněž doporučení optimální cesty komercializace a odhad transakčních nákladů na komercializaci daného objevu či vynálezu. 10. V případě, že fakulta (či fakulty) a/nebo další součást (či součásti) univerzity souhlasí se závěry předběžného posouzení, informují o tom CPPT UK. To jim následně předloží k podpisu Smlouvu o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Tato smlouva musí zohledňovat všechna omezení na nakládání s předmětným duševním vlastnictvím, která v rámci vytváření podkladových nehmotných statků vznikla, obsahovat jako povinnou součást vyjasnění otázky výše a pokrytí transakčních nákladů spojených s komercializací, zejména otázku 20