STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY. ELEANOR SHARPSTON přednesené dne 6. dubna

Transkript

1 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY ELEANOR SHARPSTON přednesené dne 6. dubna V projednávané věci Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (odvolací soud, občanskoprávní kolegium) žádá Soudní dvůr o další pokyny ohledně účinku jeho rozsudku Boehringer Ingelheim a další (dále jen Boehringer I") 2. Uvedená věc se týkala okolností, za nichž se majitel ochranné známky může dovolávat svých práv z ochranné známky s cílem zabránit paralelnímu dovozci, který přebaluje výrobky označené ochrannou známkou, uvádět takové výrobky na trh. 3. S tímto názorem souhlasím. Mám za to, že s ohledem na třicet let judikatury týkající se přebalování farmaceutických výrobků by již mělo být možné odvodit dostatečné zásady, jež by vnitrostátním soudům umožňovaly uplatňovat právo v neustále se opakujících soudních sporech mezi výrobci a paralelními dovozci. V tomto stanovisku se takovéto zásady pokusím vyjádřit. Doufám, že se následně vnitrostátní soudy zhostí se ctí své úlohy při uplatňování těchto zásad na skutkové okolnosti řízení před nimi probíhajících, aniž by žádaly o jejich další upřesnění. Každý soudce si je vědom toho, že chytří právníci mohou vždy nalézt důvod, proč se určitý předpoklad použije, či nepoužije na situaci jejich klienta. Mám však za to, že by Soudní dvůr již nikdy neměl rozhodovat o takovýchto podrobnostech V rozsudku Court of Appeal, na jehož základě byla předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, soudce Lord Jacob uvedl: Někdy mám pocit, že právo ztrácí v této oblasti kontakt s realitou - posuzujeme koneckonců to, že vlastník ochranné známky ji používá pro své vlastní výrobky v bezvadném stavu. Průměrný spotřebitel by, myslím, byl šokován zmatečností, jíž právo dosáhlo." 1 Původní jazyk: angličtina. 2 Rozsudek ze dne 23. dubna 2002 (C-143/00, Recueil, s. I-3759). 3 Je třeba uvést, že generální advokát F. Jacobs učinil obdobnou poznámku před devíti lety v bodě 33 svého stanoviska k věci Loendersloot (rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, C-349/95, Recueil, s. I-6227), když uvedl, že by Soudní dvůr by [...] šel nad rámec své činnosti podle článku [234 ES], kdyby rozhodoval o všech aspektech přebalování a přeznačování výrobků, jež mohou paralelní dovozci uplatňovat pro různé druhy výrobků. Jakmile Soudní dvůr vyjádří základní zásadu či zásady, přísluší vnitrostátním soudům, aby tyto zásady uplatnily ve věcech, které projednávají". I

2 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 Právní rámec 4. Vývoj judikatury Soudního dvora týkající se přebalování výrobků byl předmětem podrobného rozboru generálního advokáta F. Jacobse a Soudního dvora ve věci Boehringer L Nebudu tento rozbor opakovat, pouze uvedu následující aspekty, které mají v projednávané věci podle mého názoru zvláštní význam. Soudní dvůr již zpočátku odvodil pojem zvláštní předmět práva", když rozhodl, že článek 30 ES umožňuje odchylky od [zásady volného pohybu zboží] pouze v rozsahu, v němž jsou takové odchylky odůvodněny k zajištění práv, která tvoří zvláštní předmět takového vlastnictví" 5. Uvedená zásada umožňuje určit ve vztahu ke každému druhu duševního vlastnictví okolnosti, za nichž je výkon takového subjektivního práva přípustný podle práva Společenství, ačkoli v přeshraničním kontextu jeho výkon z povahy věci narušuje volný pohyb Historické kořeny této judikatury samozřejmě leží v článcích 28 ES a 30 ES. Článku 30 ES je v rámci vyjádření v projednávané věci věnována velká pozornost. Článek 28 ES je naopak zmiňován jen zřídka. Je však třeba mít na paměti, že článek 30 ES představuje výjimku ze základního pravidla zakotveného v článku 28 ES, podle nějž by se zboží mělo pohybovat volně mezi členskými státy. Článek 30 je třeba jako odchylku od takového základního pravidla vykládat striktně Soudní dvůr rovněž již zpočátku vymezil zvláštní předmět práva k ochranné známce jako záruku toho, že majitel ochranné známky bude mít výlučné právo užívat ochrannou známku pro první uvedení zboží, které je touto ochrannou známkou chráněno, do oběhu" 7. Z uvedeného vymezení se přirozeně vyvinula zásada vyčerpání práv k ochranné známce 8. Soudní dvůr tedy došel k závěru, že výkon práva majitele ochranné známky, které mu přísluší podle právních 6. Při vykladu článku 30 ES v kontextu práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví 4 Viz rozsudek ze dne 17. června 1981, Komise v. Irsko (113/80, Recueil, s. 1625, bod 7). 5 Rozsudek ze dne 8. června 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Recueil, s. 487, bod 11). Zvláštní předmět" [anglicky specific subject-matter"] je poměrně nešťastný překlad francouzského objet spécifique". Viz D. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law (2003), kapitola 6, kde je uveden zajímavý historický a jazykový rozbor tohoto pojmu. 6 Bod 14 stanoviska generálního advokáta F. Jacobse k věci HAG GF (rozsudek ze dne 17. října 1990, C-10/89, Recueil, s. I-3711, dále jen rozsudek HAG II"). 7 Rozsudek ze dne 31. října 1974, Centrafarm BV a další v. Winthrop (16/74, Recueil, s. 1183, bod 8). 8 Obdobný vývoj nastal i v rámci jiných práv k duševnímu vlastnictví: viz rozsudky Deutsche Grammophon, uvedený v poznámce 5, pokud jde o práva související s autorským právem; ze dne 31. října 1974, Sterling Drug (15/74, Recueil, s. 1147), pokud jde o patenty, a ze 22. ledna 1981, Dansk Supermarked (58/80, Recueil, s. 181), pokud jde o autorské právo. I

3 předpisů členského státu, zakázat v tomto státě prodej výrobku, který byl uveden na trh v jiném členském státě majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, je neslučitelný s pravidly Smlouvy o EHS týkajícími se volného pohybu zboží na společném trhu" 9. které je touto ochrannou známkou chráněno, do oběhu ve Společenství, přičemž následovně je toto právo vyčerpáno. Zadruhé se jedná o právo bránit každému užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu, jež zahrnuje jednak záruku totožnosti původu, a jednak záruku integrity výrobku označeného ochrannou známkou. 8. Soudní dvůr pojem zvláštní předmět práva" k ochranné známce dále rozvinul v rozsudku Hoffmann-La Roche 10, kde vysvětlil, že základní funkcí ochranné známky [...] je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek odlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu [a] ujistit se, že výrobek označený ochrannou známkou [...] nebyl v dřívější fázi uvedení na trh ovlivněn [...] tak, že by byl dotčen původní stav výrobku". Ochrana zvláštního předmětu ochranné známky tedy zahrnuje právo zabránit jakémukoli užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu". 10. Tato základní práva jsou vyjádřena ve směrnici o ochranných známkách 11. Článek 5 odst. 1 stanoví, že z ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva", zejména právo zakázat užívání v obchodním styku a) totožného označení pro totožné zboží nebo služby, a b) označení, u něhož z důvodu totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb existuje nebezpečí záměny Zvláštní předmět ochranné známky má tedy dvě složky. Zaprvé jde o právo užívat ochrannou známku pro první uvedení zboží, 11. Bez dalšího omezení by z čl. 5 odst. 1 písm. a) vyplývalo pro majitele ochranné známky právo zabránit veškerému takovému užití ve vztahu ke zboží, na něž se vztahuje. Majitelé by tak mohli zakázat dovoz takového zboží do jednoho členského státu z jiného členského státu a bránit volnému 9 Rozsudek Winthrop, uvedený v poznámce 7, bod Rozsudek ze dne 23. května 1978 (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7). 11 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; dále jen směrnice o ochranných známkách"). 12 Vzhledem k tomu, že projednávaná věc se netýká služeb, omezím se v dalším rozboru pouze na zboží. I

4 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 pohybu zboží zaručenému článkem 28 ES. To by však bylo v rozporu jednak se Smlouvou, a jednak s cílem směrnice, kterým je odstranit rozdíly mezi právními předpisy členských států týkajícími se ochranných známek, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu" 13, a zaručit tak fungování vnitřního trhu 14. Článek 7 odst. 1 proto stanoví, že právo majitele ochranné známky zakázat užívání ochranné známky jej neopravňuje [...], aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství" 15, a zakotvuje tak zásadu práva Společenství o vyčerpání práv k ochranné známce. odst. 1 16, nemám za to, že se jedná o zcela přesný rozbor vztahu mezi oběma ustanoveními. Mám za to, že se spíše navzájem vyvažují. Použijí-li se pojmy pravidlo" a výjimka", odpovídalo by více povaze vzájemného vztahu mezi články 28 ES a 30 ES, aby byl čl. 5 odst. 1, který potenciálně omezuje dovoz, vykládán jako výjimka z čl. 7 odst.. 1, který odráží základní zásadu volného pohybu zboží. 12. Ačkoli čl. 7 odst. 1 byl popsán jako výjimka z pravidla stanoveného v čl První bod odůvodnění ve znění přeformulovaném Soudním dvorem v rozsudku ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 46). 14 Rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 27). 15 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst L 1, s. 3) ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody byl čl. 7 odst. 1 směrnice pro účely uvedené dohody pozměněn a výraz ve Společenství" byl nahrazen slovy na území jedné smluvní strany". Vzhledem k tomu však, že řízení v projednávané věci se týká obchodu uvnitř Společenství, budu v dalším textu při rozboru rozsahu působnosti čl. 7 odst. 1 odkazovat na Společenství, a nikoli na Evropský hospodářský prostor. 13. Článek 7 odst. 2 naopak stanoví, že čl. 7 odst. 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh". Článek 7 odst. 2 je tedy zjevně výjimkou ze základní zásady volného pohybu zboží. Není tedy důvodné jej vykládat široce 17. Z toho vyplývá, že příliš široký výklad by neměl být použit obecně pro pojem zákonné důvody" nebo konkrétně pro výraz změn [a] nebo zhoršení stavu" zboží. 16 Rozsudek ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 34 a citovaná judikatura). 17 Viz bod 5 tohoto stanoviska. I

5 14. Na základě článků 5 až 7 směrnice 18 dochází k úplné harmonizaci pravidel týkajících se práv z ochranné známky, a definují se tak práva, která náleží majitelům ochranných známek ve Společenství 19. Soudní dvůr nicméně již uvedl, že při určení, zda může majitel ochranné známky podle čl. 7 odst. 2 podat námitky proti uvádění na trh přebalených výrobků znovu opatřených ochrannou známkou, je třeba vycházet z jeho dřívější judikatury týkající se článku 30 ES 20. Stejná výkladová pravidla je nutno použít pro jiné varianty přebalování, s kterými majitelé ochranných známek nesouhlasí. Směrnici je třeba vykládat v souladu s rámcem Smlouvy a základními právy stanovenými Soudním dvorem a vymezenými výše V tomto rámci může být namístě přeformulovat některé závěry odvozené z rozsudku Bristol-Myers Squibb a další 22, které souvisejí s otázkami položenými v projednávané věci. 17. V uvedené věci Soudní dvůr rozhodl, že podle čl. 7 odst. 2 směrnice může majitel ochranné známky legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění přebalených farmaceutických výrobků na trh, ledaže 15. Nemám přitom za to, že by nutně muselo být užitečné či žádoucí, aby Soudní dvůr i nadále formuloval své rozsudky ve smyslu článku 30 ES (nebo, aby se zúčastnění dovolávali důvodů vycházejících z uvedeného článku). Směrnice byla přijata již v roce Je jistě načase pokročit dál. 1) by takový postup přispěl k umělému rozdělení trhů mezi členské státy; tak tomu je zejména v případě, kdy přebalení je jednak nezbytné pro uvedení výrobku na trh v členském státě dovozu, a jednak bylo provedeno za takových podmínek, že původní stav výrobku tím nemůže být ovlivněn; 18 Článek 6 se týká omezení účinků ochranné známky, jež nejsou v projednávané věci relevantní. 19 Rozsudek Peak Holding, uvedený v poznámce 16, bod 30 a uvedená judikatura. 20 Rozsudek ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457, bod 41). 21 Viz body 7 až 9 tohoto stanoviska. 22 Uvedeném v poznámce 20. 2) přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu; I

6 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 3) na novém obalu je jasně uveden původce přebalení výrobku a jméno jeho výrobce; 4) vzhled přebaleného výrobku není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele; obal tak nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný, a na trh, nejsou-li splněna výše uvedená kritéria, nemám za to, že by z uvedeného ustanovení vyplývalo samostatné právo podat žalobu. Soudní dvůr v rozsudku Silhouette International Schmied 23 uvedl, že je sice nesporné, že směrnice ukládá členským státům provést ustanovení, na jejichž základě musí mít majitel ochranné známky v případě porušení svých práv možnost získat soudní příkaz omezující třetí osoby v užívání jeho ochranné známky, takový požadavek však neukládá článek 7, nýbrž článek 5 směrnice". 5) dovozce podá majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytne mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku. 18. Těchto pět podmínek, které prostupují otázkami položenými v projednávané věci, budu označovat jako podmínky BMS". 19. Ačkoli Soudní dvůr v rozsudku Bristol- -Myers Squibb a další vyložil čl. 7 odst. 2 v tom smyslu, že majitel ochranné známky může podat námitky proti dalšímu uvádění 20. Podmínky BMS lze shrnout s ohledem na systém a znění směrnice tak, že přebalení - nebo alespoň některé druhy přebalení - představuje zákonný důvod" ve smyslu čl. 7 odst. 2, ledaže i) by přebalení bylo nezbytné za účelem přístupu na trh; ii) přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku; iii) na novém obalu je uvedeno jméno dovozce a výrobce; iv) vzhled není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele, a v) dovozce podá majiteli oznámení. 23 Uvedeném v poznámce 14, bod 35. I

7 Spory v původním řízení a předběžné otázky Druhý způsob označuje předkládající soud jako odstranění [ochranné známky]": nový vnější obal není znovu opatřen původní ochrannou známkou, tato známka však zůstává na samotných tabletách a inhalátorech a na blistrech; namísto původní ochranné známky se uvádí druhový název léčiva Žalobkyně v původním řízení jsou výrobci farmaceutických přípravků a žalované v původním řízení jsou paralelní dovozci farmaceutických výrobků (inhalátorů či tablet) vyráběných a uváděných na trh ve Společenství pod ochrannou známkou jednou ze žalobkyň v původním řízení. Spor se týká okolností, za kterých mohou žalované v původním řízení tyto farmaceutické přípravky legálně přeznačovat 24 nebo přebalovat Konkrétněji, v projednávané věci byly položeny otázky týkající se dvou způsobů přebalování výrobků do nových vnějších obalů navržených jednou z žalovaných v původním řízení a nesoucích vlastní logo, ochrannou známku, styl nebo podnikovou úpravu". První z uvedených způsobů označuje předkládající soud jako společné označování": paralelní dovozce znovu opatří nový vnější obal původní ochrannou známkou V předkládacím rozhodnutí je přeznačený výrobek vymezen jako výrobek dovezený z jiného členského státu v svého původním vnitřním a vnějším obalu, který je opatřen dodatečným vnějším označením v jazyce členského státu dovozu". 25 V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je přebalený výrobek vymezen jako výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním obalu, ale s novým vnějším obalem, jehož text je uveden v jazyce členského státu dovozu". 26 Nebo v některých případech ochranné známky, pokud je jako ochranná známka zapsané jméno i logo výrobce. 23. Ve svém prvním rozsudku ve vnitrostátním řízení 2 8 High Court určil, i) že na rozdíl od přebalených výrobků existuje masový a silný odpor vůči paralelně dováženým farmaceutickým přípravkům dodávaným v přeznačených obalech" a že ii) činnosti žalovaných v původním řízení neovlivňovaly a dokonce ani neohrožovaly zvláštní předmět" práv žalobkyň v původním řízení k ochranným známkám: užití ochranných známek žalobkyň je ve všech případech správné v tom smyslu, že jsou užívány k předání pravdivé informace o zdroji a odpovědnosti za jakost bez podvodu a újmy". Konstatoval rovněž, že nebylo uplatňováno to, že by činnost žalovaných v původním řízení, proti níž jsou podávány 27 Některé blistry a inhalátory jsou také přeznačeny, ale nikoli natolik, aby byly zakryty původní ochranné známky; tato otázka patrně není předmětem sporu. 28 Rozsudek soudce J. Laddie ze dne 28. února 2000, [2002] 2 CMLR 571. I

8 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 námitky, vedla ke kontaminaci či jiným způsobem snižovala jakost výrobků žalobkyň v původním řízení. tohoto práva přispíval k umělému rozdělení trhů mezi členské státy. 24. High Court položil Soudnímu dvoru několik otázek, žádaje o vyjasnění zásad stanovených Soudním dvorem v jeho dřívější judikatuře. Otázky se týkaly částečně dosahu zásady, že paralelní výrobci farmaceutických výrobků by měli mít možnost přebalovat výrobky, pokud je takové přebalení nezbytné pro to, aby bylo možné uvést tyto výrobky na trh, a částečně dosahu požadavku, aby paralelní výrobce musel oznámit majiteli ochranné známky svůj úmysl užívat ochrannou známku. 2. Přebalení farmaceutických výrobků nahrazením obalů je objektivně nezbytné ve smyslu judikatury Soudního dvora v případě, že bez tohoto přebalení musí být skutečný přístup na dotčený trh nebo významnou část uvedeného trhu považován za omezený z důvodu silného odporu významné části spotřebitelů vůči přeznačeným farmaceutickým výrobkům. 25. V rozsudku Boehringer I Soudní dvůr odpověděl na tyto otázky takto: 1. Článek 7 odst. 2 [směrnice o ochranných známkách] musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky se může dovolávat svého práva z ochranné známky za účelem zamezení toho, aby paralelní dovozce prováděl přebalování farmaceutických výrobků, ledaže by výkon 3. Paralelní dovozce musí v každém případě pro to, aby byl oprávněn přebalit farmaceutické výrobky označené ochrannou známkou, dodržet podmínku předchozího oznámení. Pokud paralelní dovozce tuto podmínku nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky proti uvádění přebaleného farmaceutického výrobku na trh. Paralelnímu dovozci přísluší, aby sám majiteli ochranné známky oznámil zamýšlené přebalení. V případě sporu přísluší vnitrostátnímu soudu posoudit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem, zda měl majitel ochranné I

9 známky k dispozici přiměřenou lhůtu pro reakci na navrhované přebalení." 26. Ve svém druhém rozsudku 29 High Court odvodil z rozsudku Soudního dvora dva závěry: zaprvé, musí existovat předpoklad, že poškození zvláštního předmětu práv majitele ochranné známky je způsobeno přebalením, i když ve skutečnosti nedošlo k ovlivnění jakosti zboží nebo funkce ochranné známky jako označení zboží, a zadruhé, kritérium nezbytnosti přebalení se použije nejen při určení, zda dovozci vůbec měli právo provést přebalení, ale i při určení přípustného způsobu přebalení, a jediné přípustné přebalení je tedy takové, které co možná nejméně zasahuje do práv k ochranné známce. High Court tedy došel k závěru, že společné označování i odstranění porušuje ochranné známky žalobkyň v původním řízení. paralelní dovozci neměli možnost přebalovat výrobky, čelili by při prodeji značným obtížím. Pokud jde o odvolání proti druhému rozsudku High Court, Court of Appeal sice jasně vyjádřil svůj názor na některé aspekty věci, avšak usoudil, že právní úprava je v určitých směrech nejasná 30. Zejména i nadále přetrvávaly pochybnosti o významu slova nezbytné", důkazním břemenu a důsledcích nedostatku předchozího oznámení. Položil proto Soudnímu dvoru následující otázky: Přebalené výrobky 27. Žalované v původním řízení podaly odvolání ke Court of Appeal. Žalobkyně v původním řízení podaly vzájemné odvolání k uvedenému soudu proti zjištění uvedenému v prvním rozsudku High Court, že existuje masový a silný odpor vůči přeznačeným obalům. Court of Appeal uvedené zjištění potvrdil a konstatoval, že kdyby 1. Pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním obalu, ale s novým vnějším obalem, jehož text 29 Rozsudek soudce J. Laddie ze dne 6. února 2003, [2003], EWHC 110 (Ch). 30 Tento závěr může potvrzovat skutečnost, že každá strana argumentovala, že v důsledku vyjasnění" Soudním dvorem je namístě zcela nebo z větší části v vyhovět jejím návrhovým žádáním v rámci části dotčeného řízení týkající se ochranných známek. I

10 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 je uveden v jazyce členského dovozu (,přebaleny výrobek): státu provedl přebalení, tím, že nahradil vnější obal, v případě kladné odpovědi, jakým způsobem? a) nese důkazní břemeno, že nový obal splňuje každou z podmínek stanovených v rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] dovozce, nebo přísluší majiteli ochranné známky prokázat, že tyto podmínky nejsou splněny, nebo se důkazní břemeno liší podle dotčené podmínky, a v případě kladné odpovědi, jakým způsobem? c) není čtvrtá podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol- -Myers Squibb a další], a sice, že vzhled přebaleného výrobku není takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele, porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky? b) použije se první podmínka stanovená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], tak jak byla vyložena v rozsudku [Upjohn 31 ] a ve výše uvedeném rozsudku [Boehringer I], a sice, že je třeba prokázat nezbytnost přebalení výrobku, aby nebyl omezen skutečný přístup na trh, výlučně na případ přebalení nahrazením vnějšího obalu (jak bylo rozhodnuto Soudním dvorem [Evropského sdružení volného obchodu] ve věci E-3/02, Paranova v. Merck), nebo se použije také na konkrétní způsob a styl, kterým paralelní dovozce 31 Rozsudek ze dne 12. října 1999 (C-379/97, Recueil s. I-6927). d) je-li odpověď na první otázku pod písm. c) taková, že čtvrtá podmínka je porušena čímkoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky, a pokud buď i) nový vnější obal není opatřen ochrannou známkou (,odstraněnf ), nebo ii) paralelní dovozce opatří nový vnější obal svým vlastním logem, nebo použije podnikový styl nebo úpravu, nebo úpravu, kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), je nutné se domnívat, že tyto druhy pojetí obalu poškozují dobré jméno ochranné známky, nebo se jedná o skutkovou otázku, jež spadá do posuzovací pravomoci vnitrostátních soudů? I

11 e) pokud je odpověď na první otázku pod písni, d) taková, že se jedná o skutkovou otázku, kdo nese důkazní břemeno? Přeznačené výrobky 2. Pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který opatřil dodatečným vnějším označením v jazyce členského státu dovozu (,přeznačený' výrobek): a) použije se obecně pět podmínek uvedených ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další]? c) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, použije se první podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] tak, jak byla vyložena ve výše uvedeném rozsudku [Upjohn] a ve výše uvedeném rozsudku [Boehringer I], a sice, že je třeba prokázat nezbytnost přebalení výrobku, aby nebyl omezen skutečný přístup na trh, pouze na přeznačení, nebo se použije také na konkrétní způsob a styl, kterým paralelní dovozce takové přeznačení provádí? d) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, není čtvrtá podmínka uvedená ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], a sice, že vzhled přebaleného výrobku není takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele, porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky? b) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná, nese důkazní břemeno v případě, že obal opatřený označením odpovídá každé z podmínek uvedených ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další] dovozce, nebo přísluší majiteli ochranné známky prokázat, že tyto podmínky nejsou splněny, nebo se důkazní břemeno liší podle dotčené podmínky? e) pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. a) kladná a pokud je odpověď na druhou otázku pod písm. d) taková, že čtvrtá podmínka je porušena čímkoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky, dochází k poškození dobrého jména ochranné známky v tomto smyslu tehdy, pokud i) je dodatečné označení buď umístěno takovým způsobem, že zcela nebo I

12 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 zčásti zakrývá jednu z ochranných známek majitele, nebo ii) na dodatečném označení není uvedeno, že dotčená ochranná známka je ve vlastnictví jejího majitele, nebo iii) jméno paralelního dovozce je vytištěno velkými písmeny? finanční náhradu (tj. náhradu škody nebo vydání všech zisků dosažených v důsledku porušení) za stejných podmínek jako v případě padělků? Oznámení c) řídí se přiznání finančních náhrad majiteli ochranné známky z důvodu tohoto druhu porušení, kterých se dopustil dovozce, zásadou proporcionality? 3. Pokud paralelní dovozce nepodal oznámení o přebaleném výrobku, jak je vyžadováno pátou podmínkou uvedenou ve výše uvedeném rozsudku [Bristol-Myers Squibb a další], a z tohoto pouhého důvodu poškodil ochrannou známku nebo ochranné známky jejího majitele: a) představuje každý následný dovoz tohoto výrobku porušení, nebo se dovozce dopouští porušení pouze do okamžiku, kdy se majitel ochranné známky dozvěděl o výrobku a uplynula doba stanovená pro oznámení? d) v případě záporné odpovědi, na jakém základě je třeba stanovit takovou náhradu se zřetelem na skutečnost, že dotčené výrobky byly uvedeny na trh uvnitř EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem?" b) je majitel ochranné známky oprávněn z důvodu porušení, kterého se dopustil dovozce, požadovat 28. Písemná vyjádření předložily žalobkyně v původním řízení, žalované v původním řízení a Komise a všechny tyto zúčastněné byly zastoupeny na jednání. I

13 Použije se pět podmínek uvedených v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další na přeznačené výrobky? podmínek BMS pro přeznačené obaly 33. Žalované v původním řízení tvrdí, že z judikatury Soudního dvora 34 vyplývá, že podmínky BMS nelze použít pro přeznačení. 29. Jak uvádí Komise, bude-li odpověď na tuto otázku 32 kladná, lze druhou otázku pod písni. b) až e) sloučit s první otázkou pod písni. a) až d). Bude-li odpověď na tuto otázku záporná, není druhá otázka pod písni. b) až e) relevantní. Je tedy třeba nejprve přezkoumat druhou otázku pod písm. a). 32. Žalované v původním řízení správně uvádějí, že všechny dřívější věci se týkaly různých způsobů přebalení. Otázka přeznačení v souvislosti s farmaceutickými výrobky byla Soudnímu dvoru položena pouze ve věci Boehringer 1; na rozdíl od tvrzení žalobkyň v původním řízení se však v uvedené věci nejednalo o hlavní otázku. 30. Ve svém druhém rozsudku High Court vyložil rozsudek Boehringer I v tom smyslu, že se vztahuje pouze na přebalení, neboť pouze při přebalení nutně dochází k poškození zvláštního předmětu ochranné známky. Předkládající soud souhlasí, že přeznačení ovlivňuje dobré jméno žalobkyň v původním řízení ani jejich ochranných známek. 33. Mám za to, že judikatura a zásady, z nichž tato judikatura vychází, spíš podporuje názor žalovaných v původním řízení než stanovisko žalobkyň v původním řízení a Komise. 31. Žalobkyně v původním řízení a Komise tvrdí, že Soudní dvůr potvrdil použitelnost 32 Druhá otázka pod písm. a). 33 Rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, uvedený v poznámce 20, bod 55; ze dne 11. července 1996, Eurim-Pharm (C-71/94 až C-73/94, Recueil, s. I-3603); Loendersloot, uvedený v poznámce 3, bod 27, a Boehringer I. 34 Rozsudky Hofmann-La Roche, uvedený v poznámce 10; ze dne 3. prosince 1981, Pfizer (1/81, Recueil, s. 2913); Bristol- -Myers Squibb a další, uvedený v poznámce 20; Upjohn, uvedený v poznámce 31; Loendersloot, uvedený v poznámce 3, bod 27, a Boehringer I. I

14 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/ V rozsudku Bristol-Myers Squibb a další Soudní dvůr uvedl: doda pouhé připojení nálepky obsahující tečné informace na dotčené láhve" 36. Majitel [ochranné známky] může [...] podat námitky proti přebalení výrobku do nového vnějšího obalu, pokud je dovozce schopen vytvořit obal, jenž může být uveden na trh v členském státě dovozu, například umístěním nových označení v jazyce členského státu dovozu na původní vnější nebo vnitřní obal [...] " Ačkoli uvedené závěry Soudního dvora neposkytují výslovnou odpověď na otázku, zda umístění nového označení představuje přebalení" v rámci judikatury Soudního dvora týkající se článku 30 ES, zřetelně z nich vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže podat námitky proti přeznačení. Logicky z nich tedy vyplývá, že tomu tak není. 35. Podobně v rozsudku Loendersloot uvedl: Osoba provádějící nové označení musí [...] použít způsob, který umožní paralelní obchod a zároveň co možná nejméně ovlivní zvláštní předmět práva k ochranné známce. Pokud tedy údaje na původním označení vyhovují platným předpisům o označování v členském státě určení, avšak tyto předpisy vyžadují poskytnutí dalších informací, není nutné odstranit a znovu umístit nebo nahradit původní označení, neboť může postačovat 37. Je pravda, že v rozsudku Phytheron International 37, který předcházel rozsudku Loendersloot, Soudní dvůr rozhodl, že pouhé doplnění [některých údajů, jejichž účelem je splnění legislativních požadavků členského státu dovozu] na označení nemůže představovat zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, pokud takto pozměněné označení nepostrádá důležité informace nebo neobsahuje nesprávné informace a jeho vzhled nemůže poškodit dobré jméno ochranné známky 35 Bod Bod Rozsudek ze dne 20. března 1997 (C-352/95, Recueil, s. I-1729). I

15 nebo jejího majitele (viz rozsudek Bristol- -Myers Squibb, body 65, 75 a 76)" 38. z rozsudku Phytheron International bylo možno dovozovat závěr, že se druhá podmínka BMS vztahuje na přeznačení. 38. Z pasáže rozsudku Bristol-Myers Squibb a další, již Soudní dvůr uvádí ve výše uvedené citaci, vyplývá, že výjimka týkající se informací se vztahuje na druhou podmínku BMS, tedy že přebalení nesmí ovlivnit původní stav výrobku. Ačkoli to může znít překvapivě, Soudní dvůr v rozsudku Bristol-Myers Squibb a další vyjádřil názor, že v případě farmaceutických výrobků může poskytnutí nedostatečných informací nepřímo ovlivnit" původní stav výrobku; zda k tomu skutečně dochází, je skutková otázka, jejíž zodpovězení přísluší vnitrostátnímu soudu 39. Z rozsudku Phytheron International tedy vyplývá, že na přeznačení se vztahuje druhá a čtvrtá (neovlivnění dobrého jména) podmínka BMS. V samotném rozsudku Bristol- -Myers Squibb a další však Soudní dvůr určil, že druhá podmínka není porušena přeznačením vnitřního obalu 40. Lze tedy usuzovat a fortiori, že s touto podmínkou není v rozporu ani přeznačení vnějšího obalu, jak učinily v projednávané věci žalované v původním řízení. Rozsudek Phytheron International se navíc netýkal farmaceutických výrobků. Nemám tedy za to, že by 39. Vzhledem k rozporuplným závěrům vyplývajícím z nedávné judikatury (což dokládá skutečnost, že rozsudků Loendersloot a Boehringer I se dovolávají jak žalobkyně v původním řízení, tak žalované v původním řízení) mám za to, že odpověď musí být dovozována ze základních zásad. 40. Původní zdroj podmínek BMS, rozsudek Hoffmann-La Roche 41 odkazuje na právo majitele bránit jakémukoli užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu 42. Bez ohledu na přístup uplatňovaný dříve Soudním dvorem, pokud jde o rizika spojená s nahrazením vnějšího obalu, mám za to, že přeznačení dotčené v projednávané věci nepřestavuje takové užití ochranné známky. Ochranná známka je umísťována na pravé zboží, aniž by existovalo nebezpečí ovlivnění původního stavu samotného výrobku. Tento názor podporují skutková zjištění High Court a potvrdil jej v řízení o odvolání i předkládající soud. Mám za to, že pokud neexistuje nebezpečí narušení záruky původu, jak je tomu v případě umístění dodatečného vnějšího označení 38 Bod Viz body 65 a Viz bod Uvedený v poznámce Bod 7. I

16 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 na původní vnější obal při zachování původního vnitřního obalu 43, podmínky BMS se nepoužijí. v jazyce členského státu dovozu. S ohledem na tento závěr není druhá otázka pod písm. b) až e) relevantní. 41. Takový přístup podle mého názoru nejlépe zachovává přiměřenou rovnováhu mezi základní zásadou volného pohybu zboží vyplývající ze Smlouvy a právy majitelů ochranných známek ve vztahu k paralelním dovozům. Pokud neexistuje žádné nebezpečí narušení záruky původu, tak jak bylo vymezeno Soudním dvorem, musí mít přednost volný pohyb zboží. Může-li majitel ochranné známky na základě skutkových okolností prokázat, že přeznačení může narušit takto chápanou záruku původu, mohou mít výjimečně přednost práva majitele ochranné známky na základě odchylky od zásady volného pohybu zboží. Tato skutečnost vyplývá z vymezení základních práv a zvláštního předmětu ochranné známky Soudním dvorem. Použije se požadavek na nezbytnost přebalení pouze na případ přebalení nahrazením vnějšího obalu, nebo se použije také na konkrétní způsob a styl přebalení a, v případě kladné odpovědi, jakým způsobem? 43. Tato otázka 44 vyvstala proto, že High Court ve svém druhém rozsudku rozhodl, že kritérium nezbytnosti se nevztahuje pouze na přebalení jako takové, ale rovněž na podrobnosti způsobu přebalení. Došel proto k závěru, že přebalení musí co možná nejméně zasahovat do práv k ochranné známce. Předkládající soud s tímto rozborem nesouhlasí. 42. Pokud jde o druhou otázku pod písm. a), mám tedy za to, že podmínky BMS se nepoužijí, pokud paralelní dovozce uvádí na trh jednoho členského státu farmaceutický výrobek dovezený z jiného členského státu v jeho původním vnitřním a vnějším obalu, který opatřil dodatečným vnějším označením 44. Žalobkyně v původním řízení, dovolávajíce se opět rozsudků Boehringer I 43 Jak vyplývá ze znění dotčené otázky. 44 První otázka pod písm. b). [První otázka pod písm. a) je přezkoumána níže, v bodech 81 až 99.] I

17 a Loendersloot 45, tvrdí, že požadavek nezbytnosti se použije pro konkrétní způsob a styl přebalení 46. Žalované v původním řízení a Komise se rovněž dovolávají uvedených rozsudků, ale zastávají opačné stanovisko. 46. Uvedené konstatování ve skutečnosti parafrázovalo rozsudek Hoffmann-La Roche 48. V této souvislosti nejsem přesvědčena, že uvedené shrnutí je zcela správné. Soudní dvůr ve skutečnosti v rozsudku Hoffmann-La Roche uvedl, že záruka původu dává spotřebiteli jistotu, že určitý výrobek označený ochrannou známkou nebyl předmětem neoprávněného zásahu ze strany třetí osoby, jímž by byl ovlivněn [jeho] původní stav" 49. Z toho vyplývá, že konkrétní způsob a styl přebalení, jež se dotýká pouze vnějšího obalu, nenaruší záruku původu. 45. Otázka nezbytnosti v zásadě vznikla na základě závěru High Court, podle něhož judikatura Soudního dvora týkající se přebalování zavádí nevyvratitelnou právní domněnku", že i v případě (jak bylo zjištěno v původním řízení), kdy dotčeným přebalením nebyla a nemohla být nepříznivě ovlivněna jakost výrobků, a toto přebalení nemělo skutečný nepříznivý účinek na funkci ochranné známky jako označení původu, je třeba předpokládat, že došlo k poškození nebo ovlivnění zvláštního předmětu práva. Tento závěr vyplývá z konstatování Soudního dvora v rozsudku Boehringer I, že tím, co ovlivňuje zvláštní předmět ochranné známky, [je] přebalení farmaceutických výrobků označených ochrannou známkou jako takové, aniž by bylo třeba v tomto kontextu zkoumat konkrétní účinky přebalení provedeného paralelním dovozcem" Jak jsem již navíc uvedla 50, nemám za to, že by byl namístě široký výklad pojmu změn [a] nebo zhoršení stavu zboží" (znění čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, jež odráží podmínky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche). 48. Z přípravných prací 51 rovněž vyplývá, že Komise původně zamýšlela uplatnit požada- 45 Uvedeného v poznámce 3, bod Je patrně namístě uvést, že tato otázka se omezuje na změny vnějšího obalu. Z tohoto důvodu nepovažuji podobnost s uváděním značkových automobilů na trh v Číně (jež Komise popsala při jednání jako opravdovou hloupost") naznačovanou žalobkyněmi za nijak zvláště relevantní. Příklad uvádění automobilů na trh ve skutečnosti oslabuje argumenty žalobkyň v původním řízení, neboť prodejci často používají společné označení, např. umístěním svého jména na poznávací značku nebo na jiné místo na vozidle. 47 Bod Uvedený v poznámce Bod 7. Soudní dvůr dále rozvinul (v bodech 9 až 12) předchůdce pozdějšího kritéria nezbytnosti a stručněji naznačil nynější ostatní podmínky BMS. 50 Bod 13 tohoto stanoviska. 51 Viz důvodovou zprávu k návrhu první směrnice Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [KOM(80) 635 v konečném znění ze dne 19. listopadu 1980], komentář k článku 6. I

18 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 vek nezbytnosti pro přebalení jako takové a předpokládala, že by paralelní dovozce měl mít možnost uvážení, pokud jde o konkrétní způsob přebalení, za předpokladu, že splní požadavky stanovené v rozsudku Hoffmann- -La Roche 52. Nic nenaznačuje, že uvedený úmysl doznal v průběhu legislativního procesu změny. že přebalením nesmí být nepříznivě ovlivněno dobré jméno ochranné známky nebo jejího majitele. 49. Předkládající soud a žalované v původním řízení tvrdí, že z rozhodnutí Soudního dvora ESVO Paranova v. Merck 53 vyplývá, že podmínka nezbytnosti se použije pouze na vlastní přebalení, a nikoli na jeho konkrétní způsob a styl. Nejsem přesvědčena, že je uvedený rozsudek tak jednoznačný, jak je uplatňováno. Je však zcela jistě relevantní. 50. V uvedené věci byl mj. Soudní dvůr ESVO tázán, zda se kritérium nezbytnosti použité Soudním dvorem při výkladu zákonných důvodů" ve smyslu čl. 7 odst. 2 použije rovněž na konkrétnější vzhled obalu, nebo zda má být konkrétnější vzhled obalu posuzován výhradně na základě podmínky, 51. Soudní dvůr ESVO přezkoumal judikaturu Soudního dvora, zejména podmínky BMS. Došel k závěru, že na základě první podmínky bude zjištěno, zda paralelní dovozce má právo přebalit výrobek a znovu jej opatřit ochrannou známkou výrobce, zatímco pomocí ostatních kritérií budou zjištěny podmínky pro výkon tohoto práva za účelem zajištění legitimních zájmů majitele ochranné známky". Soudní dvůr ESVO zmínil rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, Merck Sharpe & Dohme 54, Boehringer I and Upjohn 55 a uvedl, že,,[u]možnění paralelních dovozů a přebalování je prostředkem, jehož cílem je zajistit volný pohyb zboží. [...] Jinými slovy, právo paralelního dovozce přebalovat výrobky je odůvodněné, neboť představuje důležitý příspěvek k překonání rozdělení trhu EHP hranicemi států. Z tohoto důvodu stanovil Soudní dvůr kritérium nezbytnosti [...] Zvýše uvedeného vyplývá, že [toto kritérium] je relevantní z hlediska určení práva paralelního dovozce provádět přebalení jako takové, pokud jednání majitele ochranné známky a skutkové či právní překážky obchodu narušují skutečný přístup na trh státu dovozu. Pokud [...] je 52 Viz věc Pfizer, uvedený v poznámce 34, kde paralelní dovozce přesně splnil požadavky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche a Soudní dvůr jeho postup schválil. 53 Rozsudek ze dne 8. července 2003 (E-3/02, ETMR 2004, s. 1). 54 Rozsudek ze dne 23. dubna 2002 (C-443/99, Recueil, s. I-3703). 55 Uvedený v poznámce 31. I

19 právo na přebalení nepochybné a paralelní dovozce při jeho výkonu dosáhl skutečného přístupu na trh, nemůže být požadavek nezbytnosti rozhodující pro výklad pojmu zákonných důvodů" v čl. 7 odst. 2 směrnice. [...] Uplatňování požadavku nezbytnosti pro tržní jednání paralelního dovozce poté, co získal přístup na trh, zejména pro jeho strategii prezentace výrobku, jako je inzerce či vzhled balení, by představovalo nepřiměřené omezení volného pohybu zboží" Bylo uvedeno 58, že rozsudek Soudního dvoru ESVO nepřikládá dostatečnou váhu právu majitele ochranné známky užívat svou ochrannou známku podle svého uvážení", a nejedná se proto z hlediska práva o kvalitní rozhodnutí. Majitel ochranné známky takové právo samozřejmě má. Toto právo je však vyčerpáno, jakmile jsou výrobky uvedeny na trh ve Společenství buď jím samotným, nebo s jeho souhlasem. To je podstatou pravidla o vyčerpání práva, jehož cílem je zajistit, aby práva k duševnímu vlastnictví nebyla používána k narušení volného pohybu zboží. Mám za to, že pro nepoužití tohoto pravidla musí existovat velmi naléhavé důvody. 52. Mám za to, že uvedené odůvodnění je správné. Strukturu podmínek BMS (a také původní podmínky stanovené v rozsudku Hoffmann-La Roche) jsou vhodné také pro tento rozbor. Toto odůvodnění je mimoto podpořeno přístupem Soudního dvora ve věci Upjohn 57, kde je uvedeno, že podmínka nezbytnosti je splněna, jestliže [...] právní předpisy nebo praxe v členském státě dovozu brání tomu, aby dotčený výrobek byl uváděn na trh tohoto státu". 54. Jedná se navíc o silný pragmatický argument (který je, podle mého názoru, přinejmenším stejně důležitý jako pojmová soudržnost práva) na rozdíl od tvrzení, že kritérium nezbytnosti se použije na konkrétní způsob a styl přebalení. Takový výklad by nepřiměřeně zatěžoval vnitrostátní soudy, které by musely rozhodovat o velkém počtu nepodstatných podrobností ohledně vzoru a barvy, což zjevně nespadá do jejich působnosti. 56 Body 41 až Uvedené v poznámce 31, bod 43. Ačkoli se uvedená pasáž týká odstranění a nahrazení ochranné známky, a nikoli obecněji přebalení, z bodů 37 až 39 rozsudku vyplývá, že Soudní dvůr měl za to, že tyto dvě situace se řídí stejnými zásadami. 55. Mám tedy za to, že požadavek nezbytnosti přebalení se použije pouze na vlastní 58 Tvrzení Eli Lilly and Co., jedné z žalobkyň v původním řízení. I

20 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 přebalení a nevztahuje se na jeho konkrétní způsob a styl nedodržení podmínky, ale zřejmě se domníval, že tento závěr není nepochybný. Není čtvrtá podmínka BMS porušena pouze tehdy, když je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný, nebo se tato podmínka vztahuje také na cokoliv, co může poškodit dobré jméno ochranné známky? 58. Souhlasím s žalobkyněmi v původním řízení a Komisí, že neexistuje žádný důvod omezovat čtvrtou podmínku BMS na případy vadného obalu, obalu nízké kvality nebo neúhledného obalu. Z bodů 75 až 77 rozsudku Bristol-Myers Squibb a další vyplývá, že Soudní dvůr považoval takové obaly za příklady neadekvátního vzhledu" farmaceutických výrobků, které by mohly poškodit dobré jméno ochranné známky. 56. Čtvrtá podmínka BMS zní, že vzhled přebaleného výrobku [nesmí být] takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a dobré jméno jejího majitele; obal tak nesmí být vadný, nízké kvality nebo neúhledný". 57. Tato otázka 59 vyplývá z tvrzení žalovaných v původním řízení, že čtvrtá podmínka BMS se omezuje na případ, kdy je obal nízké kvality. Předkládající soud s tímto tvrzením nesouhlasí a má za to, že jakékoli poškození dobrého jména ochranné známky znamená 59 První otázka pod písm. c). 59. Soudní dvůr navíc v rozsudku Bristol- Myers Squibb a další uvedl některé další příklady poškození dobrého jména, které by v zásadě mohly představovat zákonný důvod" ve smyslu čl. 7 odst. 2 umožňující majiteli podat námitky proti dalšímu uvádění na trh výrobků, které byly uvedeny na trh ve Společenství jím nebo s jeho souhlasem 60. V rozsudku Dior 61 proto Soudní dvůr obec- 60 Bez ohledu na toto znění z či. 7 odst. 2 samotného nevyplývá právo podat žalobu. Majitel ochranné známky, který má v úmyslu podat námitky proti tvrzenému porušení, musí nicméně splnit podmínky čl. 5 odst. 1 směrnice: viz bod 19 tohoto stanoviska. 61 Rozsudek ze dne 4. listopadu 1997 (C-337/95, Recueil, s. I-6013, body 43 a 46). I

21 ně konstatoval, že poškození dobrého jména ochranné známky může představovat zákonný důvod, a konkrétněji uvedl, že zákonný důvod může představovat užití ochranné známky v reklamě, které vážně poškodilo dobré jméno ochranné známky. V rozsudku BMW 62 Soudní dvůr uvedl, že zákonným důvodem může být skutečnost, že ochranná známka je používána v reklamě dalšího prodejce takovým způsobem, že může vyvolat představu o existenci obchodního spojení mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky. vadný, nízké kvality nebo neúhledný; je otázkou, zda existuje vážné nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky. Je nutné se domnívat, že některé (blíže určené) způsoby přebalení nutně poškozují dobré jméno ochranné známky, nebo se jedná o skutkovou otázku? 60. Mám za to, že žalované v původním řízení se s touto judikaturou přesvědčivě nevypořádaly. Dovolávají se použití slova tak" 63 ve čtvrté podmínce BMS, z něhož podle jejich názoru vyplývá, že čtvrtá podmínka je porušena pouze tehdy, pokud je obal vadný, nízké kvality nebo neúhledný. Slovo tak" je nebezpečně tenkým ledem, na kterém se uvedený výklad pohybuje. V každém případě by mohlo stejně tak znamenat například", a tedy podporovat opačný názor. 62. Podstatou této otázky 64 vnitrostátního soudu je, zda nutně dojde k poškození dobrého jména ochranné známky, pokud i) nový vnější obal není opatřen ochrannou známkou (,odstranění'), nebo ii) paralelní dovozce opatří nový vnější obal svým vlastním logem, nebo použije podnikový styl nebo úpravu, nebo úpravu, kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), nebo zda se jedná o skutkovou otázku. 61. Mám tedy za to, že čtvrtá podmínka BMS není omezena na případy, kdy je obal 63. Jak je vysvětleno výše, High Court došel ve svém druhém rozsudku k závěru, že je třeba předpokládat, že jakékoli přebalení 62 Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 51). 63 Ve francouzském znění ainsi". 64 První otázka pod písm. d). I

22 STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY E. SHARPSTON - VĚC C-348/04 poškozuje dobré jméno ochranné známky. Předkládající soud s tím nesouhlasí. Konstatuje, že v některých případech může společné označení takovou škodu způsobit, například když vytváří dojem, že majitel ochranné známky je výrobce nebo že dovozce a výrobce tvoří určitou formu společného podniku. Tak tomu však v projednávané věci není. Pokud jde o odstranění ochranné známky, předkládající soud rovněž nespatřuje v tomto jednání žádné poškození dobrého jména: majitel ochranné známky nemá žádné právo, na jehož základě by byli další prodejci povinni ponechat jeho ochrannou známku na výrobku. případě provést podrobné skutkové posouzení a určit, zda k takovému poškození skutečně dochází. 64. Žalobkyně v původním řízení tvrdí, že odstranění ochranné známky a společné označování nevyhnutelně poškozují dobré jméno ochranné známky. Žalované v původním řízení tvrdí, že odstraněním nedochází vůbec k porušení ochranné známky, neboť se nejedná o užití" ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1. Pokud jde o společné označování, z rozsudku Bristol- -Myers Squibb a další nijak nevyplývá, že by použití vlastního stylu obalů paralelním dovozcem poškozovalo dobré jméno ochranné známky 65. Komise tvrdí, že ačkoli každá z uvedených okolností může v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky, vnitrostátní soud musí v každém jednotlivém 65. Souhlasím s názorem Komise. Je zjevné (viz body 58 a 59 tohoto stanoviska), že neadekvátní vzhled ochranné známky a nepravdivá informace o obchodním vztahu s majitelem ochranné známky mohou v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky (ačkoli z rozsudku Dior také vyplývá, že zákonným důvodem ve smyslu čl. 7 odst. 2 je pouze závazné poškození dobrého jména 66 ). V rozsudku BMW Soudní dvůr potvrdil, že otázka, zda reklama může vyvolat představu, že existuje obchodní spojení mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu s ohledem na okolnosti vlastní každé věci 67. Mám za to, že stejný závěr by měl být použitelný i pro jiné okolnosti, které mohou představovat zákonné důvody" ve smyslu čl. 7 odst. 2. Otázka, zda určitá okolnost (například poškození dobrého jména) může v zásadě představovat zákonný důvod" je právní otázkou, ale otázka, zda taková okolnost 65 Viz rovněž rozsudek Pfizer, uvedený v poznámce Bod Bod 55. I

23 existuje v dotčené věci, je otázkou skutkovou. 66. Mám tedy za to, že neadekvátní vzhled ochranné známky a nepravdivá informace o obchodním vztahu s majitelem ochranné známky mohou v zásadě poškodit dobré jméno ochranné známky. Otázka, zda konkrétní forma obalu způsobuje takové poškození a zda je poškození dostatečně závažné, aby představovalo zákonný důvod" ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice, je skutkovou otázkou, jejíž posouzení přísluší vnitrostátnímu soudu. tento požadavek předchozího oznámení nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky proti uvádění přebaleného výrobku na trh a v případě sporu přísluší vnitrostátnímu soudu posoudit s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem, zda měl majitel ochranné známky k dispozici přiměřenou lhůtu pro reakci na navrhované přebalení. Soudní dvůr konstatoval čistě orientačně", že přiměřená lhůta by byla 15 pracovních dnů 68. Jaký důsledek má neexistence předchozího oznámení požadovaného v páté podmínce BMS? 67. Pátá podmínka BMS stanoví, že dovozce musí podat majiteli ochranné známky oznámení před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytnout mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku. 69. Ve svém druhém rozsudku High Court došel k závěru, že z rozsudku Boehringer I nevyplývá, jaký procesní prostředek by byl přiměřený v případě, že by dovozce nepodal oznámení, avšak dodržel ostatní podmínky BMS. Předkládající soud se proto táže 69, za předpokladu, že uvedený závěr je správný, a) zda se dovozce dopouští porušení každým následným dovozem, nebo pouze do okamžiku, kdy se majitel ochranné známky dozvěděl o výrobku a uplynula doba stanovená pro oznámení, b) zda je majitel ochranné známky oprávněn požadovat náhradu škody nebo vydání zisků za stejných podmínek jako v případě padělků, c) zda se přiznání takových náhrad řídí zásadou proporcionality, a d) v případě záporné odpo- 68. V rozsudku Boehringer I Soudní dvůr rozhodl, že pokud paralelní dovozce sám 68 Výrok a bod Třetí otázka. I