Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory) Část D, Oddíl 2: Výmazové řízení, hmotněprávní ustanovení Návrh, DIPP Stav k dubnu 2007 Použité zkratky: CTM ochranná známka Společenství CTMR Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství CTMIR - Nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství RCD zapsaný (průmyslový) vzor Společenství
Úvodní poznámka Výmazové řízení se zahajuje vždy na návrh; není možné zahájit je z moci úřední. 1. Důvody pro výmaz Článek 55(1) Pojem výmazové řízení zahrnuje návrh na zrušení a návrh na prohlášení neplatnosti. Článek 50 Důvody pro zrušení jsou: Neužívání Známka se stala označením, které je v obchodě běžné pro výrobky a služby, pro které byla zapsána Známka se stala klamavou Prohlásit ochrannou známku za neplatnou lze buď z důvodů absolutních, nebo relativních. Článek 51 Absolutní důvody pro neplatnost jsou: Zápis v rozporu s Článkem 7 Přihláška CTM byla podána ve zlé víře Článek 52 Relativní důvody pro neplatnost jsou: Stejné důvody jako důvody námitkové uvedené v Článku 8 Právo na jméno nebo k portrétu Autorské právo Právo k jinému průmyslovému vlastnictví Jakékoli další právo s podobnou ochranou 2. Důsledky výmazu Článek 54 V případě zrušení ztratí CTM účinky specifikované v CTMR v rozsahu, ve kterém je zrušena, a to od data podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníků může být zrušovacím oddělením v rozhodnutí vyznačeno jiné dřívější datum, ke kterému nastal důvod zrušení. V případě prohlášení CTM za neplatnou nastává účinek od počátku její platnosti, a to v rozsahu, v jakém je prohlášena za neplatnou. 2
3. Hodnocení podmínek pro zrušení Článek 50(1)(a) 3.1. Neužívání Nebyla-li CTM řádně užívána ve smyslu Článku 15 CTMR po dobu po sobě následujících pěti let počítaných zpětně od podání návrhu na zrušení, bude CTM zrušena, neexistují-li řádné důvody pro její neužívání (3.1.6). Je-li užívána pouze pro část výrobků a/nebo služeb, pro které byla zapsána, zrušena bude pouze v rozsahu neužívaných výrobků a/nebo služeb. V případu č. T-126/03 (ALADDIN) soud první instance rozhodl, že byla-li ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků a služeb, která je dostatečně široká, aby v ní bylo možné určit několik podkategorií, které mohou být posuzovány nezávisle, a vztahuje-li se důkaz o užívání pouze na určitou podkategorii, nebude zrušena pouze pro tuto podkategorii. Avšak byla-li ochranná známka zapsána pro zboží a služby vymezené tak přesně a úzce, že dotčenou kategorii nelze rozdělit do významnějších podkategorií, pak je průkaz o řádném užívání známky nutno vztáhnout na celou kategorii. Dále bylo v rozsudku uvedeno, že by platnost napadené ochranné známky měla být zachována nejen pro ty výrobky, pro něž bylo prokázáno řádné užívání, nýbrž i pro ty, které patří do stejné kategorie, jestliže ji už nelze dále přirozeně členit. Názorné využití je ukázáno na případu soudu první instance č. T-256/04 (RESPICUR): Soud poznamenal, že účel nebo zamýšlené užívání výrobků a/nebo služeb jsou podstatné, tj. mají zásadní důležitost pro definování subkategorií výrobků a/nebo služeb. Účel a zamýšlené využití léčebného přípravku jsou vyjádřeny jeho léčebnou indikací. Naopak, aktivní složka léčebného přípravku nebo skutečnost, že je vydáván pouze na lékařský předpis, nejsou k vymezení podkategorie výrobků a/nebo služeb rozhodné. 3.1.1 Důkazní povinnost Důkazní povinnost spočívá na majiteli CTM. Jakmile je návrh na zrušení řádně podán z formálního hlediska, povinnost poskytnutí důkazů o řádném užívání ve smyslu Článku 15(1) CTMR nebo prokázání, že existují řádné důvody pro neužívání, spočívá na majiteli. Úlohou Úřadu je posoudit předložené důkazy v konfrontaci s tvrzeními účastníků řízení. Úřad sám si důkazy neobstarává. 3.1.2 Řádné užívání Metody posuzování řádného užívání jsou stejné jak pro výmazové řízení, tak pro posouzení důkazu užívání CTM pro řízení o námitkách. Při posuzování řádného užívání je třeba řídit se pokyny uvedenými v Části 6 Metodických pokynů pro řízení o námitkách. Několik důležitějších aspektů je zopakováno níže. Ani CTMR ani CTMIR nedefinují, co má být považováno za řádné užívání. Evropský soudní dvůr však již v kontextu Článku 10(3) Metodických pokynů stanovil několik důležitých zásad týkajících se výkladu tohoto pojmu. 3
Ansul 2003 V případu Ansul z 11. března 2003, C-40/01, ESD stanovil následující zásady: Řádným užíváním se rozumí skutečné užívání ochranné známky (č. 35); Řádné užívání musí proto být chápáno jako pojem označující užívání, které není pouze symbolické, sloužící výhradně k zachování práv z ochranné známky (č. 36); Řádné užívání musí být v souladu se základní funkcí ochranné známky, jíž je garantovat spotřebiteli nebo koncovému uživateli identitu původu výrobků a služeb tím, že mu umožní bez možnosti záměny rozlišit takový výrobek nebo službu od ostatních, které mají jiný původ (č. 36); Řádné užívání vyžaduje užití známky na trhu s výrobky či službami chráněnými touto ochrannou známkou, a ne pouze vnitřní užití v rámci daného podnikání (č. 37); Řádné užívání se musí vztahovat na výrobky a služby, které jsou již prodávány nebo jejichž prodej je připravován získáváním zákazníků, zejména formou reklamních kampaní (č. 37); Při posuzování řádného užívání ochranné známky je nutné brát zřetel na všechny skutečnosti a okolnosti, které jsou relevantní v souvislosti s odpovědí na otázku, zda skutečně dochází k obchodnímu užívání dané známky. Takovou relevantní skutečností je zejména to, považuje-li se v daném hospodářském sektoru uvedené užívání za záruku udržení nebo získání podílu známkou chráněných výrobků a služeb na trhu (č. 38); Okolnosti případu mohou proto zahrnovat posouzení (mezi jiným) vlastností výrobků a služeb, charakteru daného trhu a rozsahu a frekvence užívání ochranné známky (č. 39); Pro posouzení řádného užívání nemusí být vždy rozhodující ukazatel kvantity, neboť při hodnocení je nutné vzít v úvahu charakter výrobků a služeb na daném trhu (č. 39). La Mer 2004 V případu La Mer z 27. ledna 2004, C-259/02, Soudní dvůr dále upřesnil kriteria z případu Ansul následovně: To, zda je užívání dostatečné, je třeba hodnotit případ od případu. Zachování nebo vytvoření tržního podílu pro dotčené výrobky a služby, závisí na několika faktorech, jimiž mj. jsou vlastnosti těchto výrobků a služeb, frekvence či pravidelnost užívání ochranné známky, to, zda je ochranná známka užívána pro účely marketingu, na všech výrobcích nebo službách nebo pouze na některých z nich, nebo na důkazech, které je majitel schopen předložit (č. 22); Užívání ochranné známky prostřednictvím dovozce může být považováno za řádné užívání, máli majitel k tomuto dovozu řádné obchodní důvody (č. 24); Nelze stanovit pravidlo de minimis (č. 25). 3.1.3 Zeměpisný rozsah užívání Za řádné užívání lze rovněž považovat případ, kdy je ochranná známka užívána pouze v jedné části Společenství, např. v jednom členském státě nebo jeho části. Jakékoliv jiné pravidlo by znamenalo rozdíl mezi malými a velkými podniky a bylo tak v rozporu s cílem sledovaným systémem CTM, který by měl být otevřený pro podniky všech druhů a velikostí. Dostatečnost užívání pouze v části Společenství je vyjádřena ve Společném prohlášení Rady a Komise uvedeném v zápise ze shromáždění Rady, na němž bylo přijato Nařízení (Společné prohlášení Rady a Komise z 20.10.1995, č. B. 10 až 15, OJ OHIM 1996, 615). Podle tohoto prohlášení Rada a Komise mají za to, že užívání, které je řádné ve smyslu Článku 15 v jedné zemi, 4
představuje řádné užívání ve Společenství. Ačkoli toto prohlášení má pouze vysvětlující hodnotu a není právně závazné, bylo Úřadem použito. Je však třeba zdůraznit, že jsou to evropské a ne národní požadavky a normy, kterými je třeba se řídit. Nelze přitom vyloučit, že evropské požadavky na kvantitu mohou být v některých případech vyšší než odpovídající národní kritéria. 3.1.4 Rozhodná doba Návrh na zrušení musí být zamítnut, jestliže CTM nebyla ke dni podání návrhu na zrušení zapsána po dobu pěti let. V zásadě se pětileté období počítá zpětně od data návrhu na zrušení. Prokáže-li majitel CTM, že během tohoto pětiletého období byla ochranná známka Společenství řádně užívána, návrh na zrušení bude zamítnut s níže zmíněnou výjimkou. 3.1.5 Výjimky z pravidla pětiletého období Užívání zahájené či obnovené během tří měsíců před podáním návrhu nebude bráno v úvahu, pokud majitel CTM začal jednat až z důvodu možného podání návrhu na zrušení. Povinnost dokázat, že majitel takto jednal, spočívá na navrhovateli zrušení. 3.1.6 Řádné důvody pro neužívání 3.1.6.1 Obchodní rizika Řádné důvody se musí vztahovat zásadně na okolnosti, které nejsou spojeny s majitelem ochranné známky, a které mu brání tuto známku užívat, spíše než na okolnosti související s obchodními problémy, jež jej potkaly. Soud první Instance, T-156/01, GIORGI / GIORGIO AIRE, odstavec 41 Z tohoto důvodu nejsou finanční problémy, s kterými se společnost potýká v důsledku ekonomické krize nebo kvůli jejím vlastním finančním těžkostem, jako např. konkurzní řízení, bankrot nebo dočasné pozastavení obchodních aktivit, považovány za řádné důvody pro neužívání známky ve smyslu Článku 50(1)(a). Tyto problémy představují běžnou součást podnikání. 120/2001 Ecros(fig) / ERCROS (EN) 3.1.6.2 Vládní zásahy Omezení dovozu nebo další vládní požadavky jsou dva příklady řádných důvodů pro neužívání, které jsou výslovně uvedeny ve druhé větě Článku 19(1) Dohody TRIPS. Omezení dovozu zahrnují obchodní embargo ovlivňující výrobky chráněné ochrannou známkou. Ostatní vládní požadavky mohou být např. státní monopol, který brání jakémukoliv užívání, nebo státní zákaz prodeje výrobků z důvodu ochrany zdraví či národní bezpečnosti. Typickým příkladem jsou v tomto smyslu zákonné procedury, které musí majitel splnit před tím, než začne příslušné výrobky a služby nabízet na trhu. 1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (pro farmaceutika) 5
3.1.6.3 Vyšší moc Dalšími oprávněnými důvody pro neužívání jsou případy vyšší moci, které brání normálnímu fungování podniku majitele. Článek 50(1)(b) 3.2 Zdruhovění CTM Pokud se důsledkem činnosti či nečinnosti majitele stane ochranná známka označením, které je v obchodě běžné pro výrobky a služby, pro něž byla CTM zapsána, může být zrušena pro zdruhovění. 3.2.1 Důkazní povinnost Důkazní povinnost spočívá na navrhovateli zrušení, který musí prokázat, že se označení, kterým je vyjádřena CTM, stalo pojmem v obchodě běžným pro výrobky a služby, a to jako důsledek: činnosti majitele nebo nečinnosti majitele. Zrušovací oddělení nebude k danému případu provádět vlastní průzkum. Omezí se na analýzu tvrzení a důkazů předložených účastníky řízení. Užívá-li majitel ochrannou známku jako popisné označení a toto jednání má za následek to, že se pojem stane označením, které je v obchodě běžné pro dané výrobky a služby, potom může ochranná známka být zrušena. Pokud majitel CTM učinil to, co se od něj dalo v konkrétním případě rozumně očekávat, nelze CTM zrušit. 3.2.2 Běžné označení Ochranná známka se musí stát označením, které je vnímáno jako běžné pro zmíněné výrobky a služby nikoliv pouze určitou skupinou lidí, ale většinou relevantní veřejnosti, včetně těch, kteří jsou zapojeni do obchodování s předmětnými výrobky či službami. Nestačí, aby byla známka užívána jako synonymum nebo zkratka pro určitý výrobek nebo službu, když relevantní veřejnost tento pojem zároveň rozeznává jako ochrannou známku označující výrobky nebo služby určitého subjektu. Hledá-li například někdo informace na internetu, říká, že googluje, ale použití tohoto pojmu nečiní z GOOGLE (CTM 1104306) druhové označení. Tento výraz zůstává pojmem označujícím výrobky a služby určitého subjektu. Je běžné, že jej lidé používají, aniž by ztratil svou rozlišovací schopnost. Stane-li se ochranná známka označením, které je v obchodě běžné navzdory činnosti majitele, nemůže být zrušena. Konání majitele zahrnuje např. reklamu; upozornění na obalech výrobků; využití Článku 10 CTMR (reprodukce ve slovnících). 3.2.3 Relevantní veřejnost S odkazem na předběžné rozhodnutí prohlásil ESD v případu C-371/02 (BOSTONGURKA): 6
v případech, kdy je výrobek opatřený předmětnou ochrannou známkou distribuován spotřebiteli nebo koncovému uživateli prostřednictvím dalších osob, spadají do okruhu osob, které budou brány v úvahu pro posouzení, zda se ochranná známka stala označením, které je v obchodě běžné pro daný výrobek, všichni tito spotřebitelé a koncoví uživatelé a (v závislosti na vlastnostech daného trhu) také všichni ti, kteří s tímto výrobkem obchodují. Článek 50(1)(c) 3.3 CTM se stane klamavou Stane-li se CTM v důsledku svého užívání majitelem nebo s jeho souhlasem způsobilou klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, kvalitu nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, může být zrušena. Kvalita se v tomto kontextu chápe jako vlastnost nebo rys. Není to stupeň nebo norma dokonalosti. 3.3.1 Důkazní břemeno Povinnost prokázat, že se ochranná známka stala klamavou, spočívá na navrhovateli zrušení. Ten musí dále dokázat, že se známka stala klamavou v důsledku jejího použití majitelem. Byla-li známka užívána jinou osobou než majitelem, navrhovatel zrušení musí prokázat, že majitel s takovýmto užíváním souhlasil. Zrušovací oddělení nebude k danému případu provádět vlastní průzkum. Omezí se na analýzu tvrzení a důkazů předložených účastníky řízení. 3.3.2 Příklady Distinktivní obrazová CTM obsahuje slova Kozí sýr a je zapsána pro kozí sýr. CTM je užívána jak pro kozí, tak pro ovčí sýr. CTM může být zrušena. Distinktivní obrazová CTM obsahuje slova čistá nová vlna a je zapsána pro oblečení. CTM je užívána pro oblečení vyrobené z umělých vláken a na základě toho podléhá zrušení. CTM se skládá z distinktivního označení, které rovněž obsahuje slova Boty z pravé kůže a je zapsána pro obuv ve třídě 25. Ukáže se, že majitel prodává pouze obuv vyrobenou z nekoženého materiálu. Z tohoto důvodu CTM podléhá zrušení. 4. Absolutní důvody pro neplatnost Článek 51(1)(a) 4.1 CTM zapsaná v rozporu s Článkem 7 Byla-li CTM v době zápisu napadnutelná z jakýchkoli důvodů uvedených v Článku 7, podléhá prohlášení za neplatnou, s výjimkou případu uvedeného níže v odstavci 4.2. 7
Příkladem může být případ Lego kostek, kdy byla CTM 107029 zapsána v rozporu s Článkem 7(1)(e)(ii). V tomto případě Úřad zápisem známky zavedl standard, který Evropský soudní dvůr v samostatném procesu shledal nesprávným. Při odvolání bylo rozhodnutí zrušovacího oddělení podpořeno velkým odvolacím senátem (R- 856/2004 G). Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání k soudu první instance. Dokud nebude znám výsledek tohoto dalšího odvolání, bude zrušovací oddělení v podobných případech následovat postup schválený odvolacím senátem. Dalším příkladem je, rozhodne-li Úřad o zápisu výrazu, aniž by si byl vědom jeho popisného charakteru. Soud první instance, T-237/01 (CTM BSS č. 90134) Zrušovací oddělení nebude k danému případu provádět vlastní průzkum. Omezí se na analýzu tvrzení a důkazů předložených účastníky řízení. 4.1.1 Rozhodná doba S výjimkou okolností popsaných ve 4.2 je rozhodnou dobou pro hodnocení jak datum podání, tak datum zápisu CTM. Byly-li okolnosti v den podání CTM takové, že mohly řádně vyvolat námitku dle Článku 7 a toto nebylo učiněno, potom může být známka prohlášena za neplatnou. Kromě toho lze vzít v úvahu skutečnosti, ke kterým dojde v období mezi zveřejněním a následným zápisem. Známka se například v tomto období může stát označením, které je v obchodě běžné pro výrobky a služby, pro něž byl udělen zápis. 4.1.2 Kritéria, která mají být uplatněna Metodické pokyny pro průzkum obsahují podrobnosti o kritériích, jež mají být uplatněna v hodnocení, zda je přihláška CTM v souladu s Článkem 7. Kritéria jsou identická s těmi v řízení o neplatnosti. Článek 51(2) 4.2 Obrana proti tvrzení o nedostatku rozlišovací způsobilosti Nabytá rozlišovací způsobilost Pokud byla CTM zapsána v rozporu s článkem 7(1)(b),(c) nebo (d) CTMR, ale v důsledku užívání dodatečně získala rozlišovací způsobilost, nemůže být prohlášena za neplatnou. 4.2.1 Důkazní povinnost, měřítko, jež má být uplatněno, a rozhodná doba Je výhradně na majiteli CTM, aby se dovolal nabyté rozlišovací způsobilosti a předložil důkazy na podporu tohoto tvrzení. Hodnocení Úřad provede v souladu s příslušnou částí Metodických pokynů pro Průzkum. Majitel musí prokázat, že v době podání návrhu na prohlášení známky za neplatnou nabyla známka rozlišovací způsobilosti a že tento stav stále platí. Článek 51(1)(b) 4.3 Zlá víra Jednal-li přihlašovatel při podání přihlášky CTM ve zlé víře, CTM může být prohlášena za neplatnou. 8
4.3.1 Rozhodná doba Stav musí být prozkoumán ve vztahu k okolnostem platným ke dni podání přihlášky CTM. Následné skutečnosti mohou osvětlit okolnosti při podání přihlášky, ale rozhodnou dobou je vlastní okamžik podání. 4.3.2 Podstata zlé víry CTMR ani CTMIR nedefinují pojem zlá víra. Úřad stanovil, že zlá víra může znamenat nečestné jednání, které neodpovídá normám přijatelného obchodního chování. Nejde však o vyčerpávající definici, neboť za zlou víru lze považovat i jiné chování. Obecně lze zlou vírou chápat jako nečestný záměr. Rozhodnutí zrušovacího oddělení z 10. října 2004 (CTM ER č. 2386126) Rozhodnutí odvolacího senátu v případu R 582/2003-4 (EAST SIDE MARIO S) Příklady uvedené níže v odstavcích 4.3.3 a 4.3.4 nejsou vyčerpávající. Názorná diskuse je obsažena v případové studii zlé víry ze 31. ledna 2003 (http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaith). 4.3.3 Příklady zlé víry Pokud chce přihlašovatel registrací CTM získat ochranu označení, k němuž náleží práva třetí osobě, se kterou má smluvní vztahy či vztahy směřující k uzavření smlouvy, jedná se o zlou víru. Pokud je ochranná známka, která již byla prohlášena za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry v jiném členském státě, přihlášena jako CTM, může to být znakem zlé víry. Rozhodnutí zrušovacího oddělení z 25. srpna 2003 (CTM POGGIO AL CASONE č. 1302306.) Pokud majitel CTM opakovaně podává přihlášky té samé známky, aby se vyhnul následkům zrušení starší ochranné známky z důvodu neužívání, ať již v plném rozsahu nebo zčásti, jedná ve zlé víře. 4.3.4 Příklady, kdy se nejedná o zlou víru Podání přihlášky CTM v případě, že byla stejná přihláška ochranné známky zamítnuta národním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu z důvodu popisnosti, nepředstavuje zlou víru. Rozhodnutí zrušovacího oddělení z 23. listopadu 2004 (CTM AALBORG č. 2644243) Systém CTM nevyžaduje záměr přihlašovatele užívat CTM označení již v době přihlašování. Neužívání či absence tohoto záměru proto není v rozporu s dobrou vírou. Stejně tak nepředstavuje zlou víru přihláška s rozsáhlým seznamem výrobků a služeb. Rozhodnutí zrušovacího oddělení ze 14. prosince 2004 (CTM NAKED č. 1628395) Pokud v průběhu přihlašovacího řízení přihlašovatel uplatní nároky, jako např. prioritu nebo senioritu, které jsou následně odmítnuty, nejde o jednání v rozporu s dobrou vírou. Rozhodnutí zrušovacího oddělení z 27. září 2004 (CTM XENIVM č. 369942) 9
5. Relativní důvody pro neplatnost Článek 52(1) 5.1 Stejné důvody jako pro námitky v Článku 8 Hmotněprávní podmínky pro posuzování staršího práva, na které odkazuje Článek 8 jako na relativní důvody pro prohlášení známky za neplatnou, jsou stejné, jako u řízení o námitkách. Pro řízení o neplatnosti z těchto důvodů by tedy měly být uplatněny Metodické pokyny pro řízení o námitkách. 5.2 Obrana proti návrhu v Článku 52(1) Článek 52(3) 5.2.1 Souhlas se zápisem CTM nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud majitel staršího práva výslovně souhlasil se zápisem CTM před podáním návrhu na prohlášení za neplatnou. Není třeba dávat souhlas před datem zápisu CTM. Postačí, když je udělen před podáním návrhu na neplatnost. Pro tyto účely Úřad vezme v potaz smlouvu mezi účastníky řízení, jejímž obsahem je souhlas se zápisem. Článek 52(4) 5.2.2 Starší návrhy či protinávrhy na prohlášení známky za neplatnou Pokud majitel staršího práva podal již dříve návrh na prohlášení CTM za neplatnou či podal protinávrh na neplatnost v řízení o porušení na základě práv v Článku 52(1) nebo (2) před soudem pro ochranné známky Společenství, nesmí podat nový návrh na prohlášení známky za neplatnou na základě ostatních práv zmiňovaných v Článku 52(1) či (2), které mohl uplatnit již v původním řízení. Přestože Článek 96 ukládá soudům pro ochranné známky Společenství povinnost oznámit Úřadu zahájení protinávrhů na prohlášení neplatnosti známky a jejich výsledky, v praxi se tak vždy neděje. Majitel CTM, který se dovolává ochrany poskytované Článkem 52(4), musí na podporu svého nároku doložit důkazy od národního soudu. Článek 53 5.2.3 Strpění užívání známky Pokud majitel starší CTM nebo národní ochranné známky vědomě strpěl užívání CTM po dobu 5 po sobě jdoucích let, CTM nesmí být prohlášena za neplatnou. Důkazní povinnost má majitel napadené CTM, který musí prokázat, že: CTM byla užívána ve Společenství po dobu 5 po sobě jdoucích let majitel starší známky o tomto užívání věděl, nebo lze rozumně předpokládat, že tomu tak bylo, a neučinil nic, aby tomuto užívání zabránil. Je třeba splnit všechny tři podmínky. 10
Příkladem okolností, kdy lze rozumně předpokládat, že si vlastník byl vědom užívání napadené CTM, je situace, kdy oba majitelé vystavují výrobky nebo služby pod danou ochrannou známkou při stejné události. Článek 56(2) a (3) 5.2.4 Neužívání starší ochranné známky Pokud byla starší ochranná známka zapsána po dobu pěti nebo více let v době, kdy je podán návrh na neplatnost napadené ochranné známky, majitel napadené CTM může požadovat, aby majitel starší známky doložil, že je starší známka řádně užívána, nebo že existují řádné důvody pro její neužívání. Hodnocení, zda je starší známka řádně užívána, nebo zda existují řádné důvody pro její neužívání, by mělo být uskutečněno v souladu s částí 6 Metodických pokynů pro řízení o námitkách, jejichž nejdůležitější body jsou zopakovány výše v odstavci 3.1.2. Rozhodná doba pro stanovení, kdy musela být známka užívána, se liší od řízení o námitkách. Ve všech případech, kdy byla starší známka zapsána po dobu pěti let před podáním návrhu na neplatnost, musí důkaz řádného užívání vypovídat o tomto období. Byla-li starší známka zapsána minimálně po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky CTM, která je předmětem návrhu na neplatnost, musí být navíc doložen důkaz užívání v průběhu tohoto období. Článek 52(2) 5.3 Ostatní starší práva CTM může být prohlášena za neplatnou na základě níže uvedených práv, pokud by užívání ochranné známky mohlo být zakázáno dle předpisů práva ES či práva národního, které upravují ochranu těchto práv. Tento výčet není úplný. Článek 52(2)(a) 5.3.1 Právo na jméno nebo k portrétu Ne všechny členské státy chrání právo na jméno nebo portrét. Úřad nemá k tomuto žádnou souhrnnou informaci odpovídající té v Článku 8(4). Existence příslušných zákonů a jejich uplatňování bude muset být prokázána v každém případě, pokud toto nebylo jasně stanoveno v dřívějším rozhodnutí Úřadu. Článek 52(2)(b) 5.3.2 Autorské právo Autorské právo je chráněno v každém členském státě, ale i přes harmonizaci autorského práva ve Společenství se mohou vyskytnout rozdíly v podmínkách a přesném rozsahu ochrany. Existence příslušných zákonů a jejich uplatňování bude muset být prokázána v každém případě, pokud toto nebylo jasně stanoveno v dřívějším rozhodnutí Úřadu. 11
Článek 52(2)(c) 5.3.3 Právo z jiného průmyslového vlastnictví Mohou být uplatněna ostatní práva z průmyslového vlastnictví na národní nebo komunitární úrovni, jako například zapsaný vzor Společenství (RCD). Existence příslušných zákonů a jejich uplatňování bude muset být prokázána v každém případě, pokud toto nebylo jasně stanoveno v dřívějším rozhodnutí Úřadu. V případě, že starším právem je právo k RCD, není nutné dokazovat, jaká ochrana je poskytována národními zákony. Zrušovací oddělení uplatní předpisy o RCD. Článek 52(3) 5.4 Obrana proti návrhu dle Článku 52(2) CTM nesmí být prohlášena za neplatnou, pokud majitel staršího práva výslovně souhlasí se zápisem CTM před podáním návrhu na prohlášení za neplatnou. Není třeba udělit souhlas před datem zápisu CTM. Postačí, když je udělen před podáním návrhu na neplatnost. Pro tyto účely Úřad vezme v potaz smlouvu mezi účastníky řízení, jejímž obsahem je souhlas se zápisem. Článek 52(4) 5.5 Starší návrhy či protinávrhy na prohlášení neplatnosti známky Pokud majitel staršího práva podal dříve návrh na prohlášení CTM za neplatnou či podal protinávrh na neplatnost v řízení o porušení na základě práv v Článku 52(1) nebo (2) před soudem pro ochranné známky Společenství, nesmí podat nový návrh na prohlášení známky za neplatnou na základě ostatních práv zmiňovaných v Článku 52(1) či (2), které mohl uplatnit již v původním řízení. Přestože Článek 96 ukládá soudům pro ochranné známky Společenství povinnost oznámit Úřadu zahájení protinávrhů na prohlášení neplatnosti známky a jejich výsledky, v praxi se tak vždy neděje. Majitel CTM, který se dovolává ochrany poskytované Článkem 52(4), musí na podporu svého nároku doložit důkazy od národního soudu. 6. Obecná obrana proti návrhům na zrušení či prohlášení známky za neplatnou Článek 55(3) 6.1 Stejný případ, který byl již dříve rozhodnut Kromě konkrétní obrany zmíněné v odstavcích 4.2, 5.2, 5.4 a 5.5 bude návrh na zrušení nebo prohlášení známky za neplatnou nepřípustný, pokud již byl návrh vztahující se k předmětu a důvodu sporu při totožnosti stran řešen soudem v členském státě a rozhodnutí se stalo konečným. Totéž platí i pro dřívější návrhy rozhodnuté Úřadem. 12
6.2 Výjimka pro rozhodnutí o námitkách Na druhou stranu předchozí konečné rozhodnutí Úřadu v řízení o námitkách nebrání pozdějšímu návrhu na neplatnost založenému na stejných starších právech. Nicméně je nepravděpodobné, že by bylo dosaženo rozdílného rozhodnutí v řízení o neplatnosti, kromě případů, kdy je splněna jedna nebo více z následujících podmínek: Jsou prokázány nové skutečnosti (např. důkaz užívání dobrého jména starší ochranné známky, který nebyl k dispozici během řízení o námitkách) Změnil se způsob správního uvážení (příkladem může být hodnocení pravděpodobnosti záměny), například na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora. Původní rozhodnutí nebylo učiněno v souladu s dosavadní posuzovací praxí. 13