ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE rejstříku Strana 1

2 Obsah 1 Úvod Konverze CTM a mezinárodních zápisů s vyznačením EU Konverze CTM Konverze mezinárodních zápisů s vyznačením EU Platná přihláška CTM jako podmínka konverze Důvody zabraňující konverzi Zrušení z důvodu neužívání Důvod pro zamítnutí omezený na některý členský stát nebo rozšířený na celou EU Zpětvzetí / vzdání se platnosti po vydání rozhodnutí Pravomoc rozhodovat o důvodech bránících konverzi Formální náležitosti žádosti o konverzi Lhůta Začátek lhůty v případech, kdy úřad vydává oznámení Začátek lhůty v ostatních případech Žádost o konverzi Jazyk Poplatek Průzkum prováděný úřadem Fáze řízení, pravomoc Průzkum Poplatky Lhůta Jazyk Formální náležitosti Důvody Zastupování Částečná konverze Zveřejnění žádosti a zápis do rejstříku Postoupení určeným úřadům Účinky konverze rejstříku Strana 2

3 1 Úvod Konverzí se rozumí změna ochranné známky Společenství (dále jen CTM ) na jednu či více přihlášek národní ochranné známky. Její hlavní rysy jsou stanoveny v čl. 112 až 114 nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) a v pravidlech 44 až 47 prováděcího nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR ). Jestliže CTM zanikne, může být v závislosti na konkrétním důvodu tohoto zániku převedena na ochranné známky platné v určitých členských státech. Konverze je užitečná zejména při překonávání možných problémů s jednotnou povahou CTM. Pokud například hrozí problém se zápisem ochranné známky Společenství v jedné zemi nebo v určitých zemích z absolutních důvodů nebo kvůli námitkám na základě starší ochranné známky platné pouze v jedné zemi nebo v určitých zemích, může přihlašovatel CTM požádat o přeměnu CTM na individuální přihlášky národní ochranné známky v ostatních zemích, kterých se tyto důvody netýkají. Systém ochranné známky Společenství vychází ze zásady, že se vzájemně doplňuje s národními systémy ochranných známek. Systémy jsou navzájem propojeny především prostřednictvím uplatňování seniority a řízení o konverzi. Systém je koncipován tak, že na území, pro něž platí zapsané právo, má vždy přednost dřívější datum podání zapsaného práva, a to bez ohledu na to, zda byla ochranná známka zapsána na základě národního podání, mezinárodního vyznačení nebo přihlášky CTM (viz rozhodnutí velkého odvolacího senátu ze dne , R 1313/2006-G, odstavec 34). Konverze je systémem o dvou stupních, který zahrnuje jednak zaplacení poplatku za konverzi ve výši 200 EUR a projednání žádosti o konverzi úřadem OHIM, jednak samotné řízení o konverzi u národních úřadů pro ochranné známky a patentových úřadů. V závislosti na národních právních předpisech bude buď převáděná ochranná známka zapsána okamžitě, nebo bude zahájeno národní průzkumné, zápisné a námitkové řízení jako u běžné přihlášky národní ochranné známky. Pokud je EU vyznačena v mezinárodním zápise a jestliže toto vyznačení bylo vzato zpět, zamítnuto nebo pozbylo účinku, lze požádat rovněž o přeměnu na přihlášku národní ochranné známky v jednom členském státě či ve více nebo všech členských státech nebo na následné vyznačení členských států podle madridského systému. Konverzi mezinárodních zápisů s vyznačením EU nelze zaměňovat za přeměnu, což je právní pojem zavedený Madridským protokolem kvůli zmírnění dopadů pětileté lhůty závislosti, která existuje podle Madridské dohody (viz čl. 6 odst. 3 Madridského protokolu). Přeměna umožňuje, aby byla centrálně napadená známka přeměněna na přímou přihlášku CTM, neumožňuje však konverzi vyznačení EU na národní podání. Více informací o přeměně je uvedeno v metodických pokynech, část M, Mezinárodní známky. 2 Konverze CTM a mezinárodních zápisů s vyznačením EU 2.1 Konverze CTM Čl. 112 odst. 1, čl. 113 odst. 1 a článek 159 CTMR Pravidlo 44 odst. 1 písm. e) a f) a pravidla 122 a 123 CTMIR rejstříku Strana 3

4 Přihlašovatel ochranné známky Společenství (CTM) nebo majitel zapsané CTM může požádat o konverzi své přihlášky CTM nebo zapsané CTM. Žádost se může týkat konverze na přihlášku národní ochranné známky v jednom členském státě, ve více nebo ve všech členských státech, přičemž pojem přihláška národní ochranné známky nebo národní úřad zahrnuje, co se týče Belgie, Lucemburska a Nizozemska, i přihlášky ochranné známky pro země Beneluxu nebo Úřad pro ochranné známky Beneluxu. Konverze je možná za následujících předpokladů (dále jen důvody konverze ): byla-li přihláška CTM s konečnou platností zamítnuta rozhodnutím úřadu (čl. 112 odst. 1 písm. a) CTMR na základě absolutních nebo relativních důvodů pro zamítnutí zápisu během průzkumného nebo námitkového řízení, byla-li přihláška CTM vzata zpět přihlašovatelem (čl. 112 odst. 1 písm. a), čl. 44 CTMR), je-li přihláška CTM považována za vzatou zpět, tedy nebyly-li v příslušné lhůtě po podání přihlášky zaplaceny poplatky za třídu nebo nebyl-li ve stanovené lhůtě zaplacen poplatek za zápis (čl. 112 odst. 1 písm. a), čl. 36 odst. 5, čl. 45 CTMR), zanikly-li účinky CTM (čl. 112 odst. 1 písm. b) CTMR), k čemuž dochází za následujících předpokladů: došlo k platnému vzdání se zápisu CTM (čl. 50 CTMR), zápis CTM nebyl obnoven (čl. 47 CTMR), zápis CTM byl úřadem nebo soudem pro ochranné známky Společenství prohlášen za neplatný (čl. 55 a 100 CTMR), práva majitele zápisu CTM byla úřadem nebo soudem pro ochranné známky Společenství zrušena (čl. 55 CTMR) s výjimkou případu, kdy byla práva zrušena pro neužívání (čl. 112 odst. 2 CTMR). 2.2 Konverze mezinárodních zápisů s vyznačením EU Majitel mezinárodního zápisu s vyznačením EU může požádat o konverzi vyznačení EU: na přihlášky národní ochranné známky v jednom členském státě, ve více nebo ve všech členských státech, na následná vyznačení jednoho členského státu nebo více členských států podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu (tzv. opting-back konverze) za předpokladu, že členský stát byl smluvní stranou Madridské dohody nebo Madridského protokolu nejen ke dni žádosti o konverzi, ale již ke dni mezinárodního zápisu s vyznačením EU, na přihlášky národní ochranné známky pro některé členské státy a následná vyznačení pro jiné členské státy, přičemž tentýž členský stát může být vyznačen pouze jednou. rejstříku Strana 4

5 Konverze mezinárodního zápisu je možná za následujících předpokladů (dále jen důvody konverze ), pozbylo-li vyznačení EU v mezinárodním zápisu účinku, k čemuž dochází za následujících předpokladů: účinky mezinárodního zápisu s vyznačením EU byly úřadem nebo soudem pro CTM prohlášeny za neplatné (čl. 158 CTMR, pravidlo 117 CTMIR), vzdání se vyznačení EU bylo zapsáno do mezinárodního rejstříku (pravidlo 25 odst. 1 a pravidlo 27 CR 1 ), zrušení mezinárodního zápisu a/nebo jeho prohlášení za neplatný bylo zapsáno do mezinárodního rejstříku (pravidlo 25 odst. 1 a pravidlo 27 CR): v takových případech není možná tzv. opting-back konverze; je možná pouze národní konverze, pokud byl úřad organizací WIPO informován, že mezinárodní zápis nebyl obnoven, a za předpokladu, že vypršela poshověcí lhůta pro obnovu (pravidlo 31 odst. 4 písm. a) nebo b) CR). mezinárodní zápis s vyznačením EU byl s konečnou platností zamítnut úřadem (pravidlo 113 odst. 2 písm. b) a c) a pravidlo 115 odst. 5 písm. b) a c) CTMIR O konverzi lze požádat pro všechny výrobky nebo služby, jichž se výše uvedený úkon nebo rozhodnutí týká, nebo pro některé z nich. Jestliže se výše uvedené rozhodnutí nebo úkon vztahuje jen na některé z výrobků a služeb, pro něž byla přihláška podána nebo zapsána, lze požádat o konverzi pouze pro tyto výrobky nebo část těchto výrobků. 3 Platná přihláška CTM jako podmínka konverze Čl. 112 odst. 1 CTMR Žádá-li se o konverzi na základě přihlášky CTM, konverze je možná pouze tehdy, existuje-li platná přihláška CTM (viz směrnice, část B, Průzkum, oddíl 2, Průzkum formálních náležitostí). 4 Důvody zabraňující konverzi Čl. 112 odst. 2 a článek 159 CTMR Pravidla 45 a 123 CTMIR Ke konverzi nedojde v následujících dvou případech: za prvé, došlo-li ke zrušení zapsané ochranné známky Společenství nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU pro neužívání (viz níže bod 4.1), a za druhé, jestliže konkrétní důvod, pro nějž přihláška CTM, zapsaná CTM nebo mezinárodní zápis s vyznačením EU pozbyly 1 Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k protokolu k této dohodě. rejstříku Strana 5

6 účinku, zabraňuje zápisu téže ochranné známky v dotyčném členském státě (viz níže bod 4.2). Žádost o konverzi zamítnuté přihlášky CTM proto nebude přípustná pro ten členský stát, na nějž se vztahují důvody pro zamítnutí, neplatnost nebo zrušení. Dokonce i v případě, že důvodem konverze je zpětvzetí přihlášky, pokud ke zpětvzetí dojde po vydání rozhodnutí o zamítnutí známky na základě důvodu, který by bránil zápisu v dotyčném členském státě, taková žádost o konverzi bude zamítnuta, nebylo-li podáno odvolání. Dokonce i v případě, že důvodem konverze je vzdání se zápisu, pokud ke vzdání se dojde po vydání rozhodnutí o zrušení CTM nebo mezinárodního zápisu pro neužívání nebo o zamítnutí známky na základě důvodu, který by bránil zápisu v dotyčném členském státě, taková žádost o konverzi bude zamítnuta, nebylo-li podáno odvolání (viz níže bod 4.3). 4.1 Zrušení z důvodu neužívání Čl. 112 odst. 2 písm. a) CTMR Prvním důvodem zabraňujícím konverzi je případ, kdy práva majitele CTM nebo mezinárodního zápisu byla zrušena z důvodu neužívání. Ke konverzi nedojde, byla-li práva majitele ochranné známky Společenství nebo mezinárodního zápisu zrušena z důvodu neužívání, ledaže by v členském státě, ve vztahu k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů tohoto členského státu. Žádná následná prohlášení žadatele o konverzi ohledně věci samé nejsou přípustná. Pokud například byla CTM zrušena z důvodu neužívání, žadatel o konverzi se nemůže před úřadem odvolávat na to, že je schopen prokázat užívání v konkrétním členském státě. 4.2 Důvod pro zamítnutí omezený na některý členský stát nebo rozšířený na celou EU Čl. 112 odst. 2 písm. b) CTMR Pravidlo 45 odst. 4 CTMIR Druhý důvod zabraňující konverzi souvisí s důvody pro zamítnutí zápisu, zrušení (jiné než z důvodu neužívání) nebo prohlášení o neplatnosti. Uplatní se tehdy, jestliže je v rozhodnutí úřadu nebo soudu pro ochranné známky Společenství výslovně uvedeno, že důvod pro zamítnutí zápisu, zrušení nebo prohlášení o neplatnosti se vztahuje ke konkrétnímu členskému státu, a zabraňuje konverzi pro daný členský stát. Příklady Pokud absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze ve vztahu k jednomu jazyku, konverze neproběhne pro ty členské státy, v nichž je daný jazyk úředním jazykem. Jestliže byl například uveden absolutní důvod pro zamítnutí ve vztahu rejstříku Strana 6

7 k anglicky hovořící veřejnosti, konverze neproběhne pro Spojené království, Irsko a Maltu (viz pravidlo 45 odst. 4 CTMIR). Pokud absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze ve vztahu k jednomu členskému státu, což může nastat, jestliže je ochranná známka popisná nebo klamavá pouze v konkrétním členském státě a nikoli v jiných členských státech (viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu a Kolektivní ochranné známky), konverze neproběhne pro daný členský stát, ovšem lze požádat o konverzi pro všechny členské státy, v nichž důvod pro zamítnutí zápisu nebyl výslovně zjištěn. Pokud došlo k zamítnutí přihlášky CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU z důvodů námitek na základě starší národní ochranné známky v určitém členském státě, konverze pro tento členský stát neproběhne. Pokud je námitka založena na více starších právech různých členských států, ale pravomocné rozhodnutí zamítne přihlášku CTM nebo mezinárodní zápis s vyznačením EU na základě pouze jednoho z těchto starších práv, lze požádat o konverzi pro zbývající členské státy. Pokud je například předložena námitka na základě britského, italského a francouzského národního práva, uspěje pouze námitka založená na britském právu a ostatní starší práva nejsou analyzována, pak konverze neproběhne pro Spojené království, může však proběhnout pro Itálii a Francii (a všechny zbývající členské státy) (viz rozsudek ze dne , MGM, T-342/02, a rozsudek ze dne , T 194/05, Teletech). Podle pravidla 45 odst. 4 CTMIR, které se obdobně použije pro mezinárodní zápisy s vyznačením EU na základě pravidla 123 odst. 2 CTMIR byla-li přihláška CTM zamítnuta z relativních důvodů nebo byl-li zápis CTM prohlášen za neplatný na základě starší CTM, účinkem je vyloučení konverze v celé Evropské unii, i kdyby nebezpečí záměny existovalo pouze v její části. To platí i v případě, že pro CTM byla uplatněna seniorita podle čl. 34 nebo 35 nařízení o ochranné známce Společenství. 4.3 Zpětvzetí / vzdání se platnosti po vydání rozhodnutí Jestliže v kterémkoli z výše uvedených případů ještě předtím, než rozhodnutí nabude právní moci (např. během odvolací lhůty), přihlašovatel vezme přihlášku CTM zpět nebo se majitel vzdá své CTM nebo se majitel vyznačení EU zřekne ochrany a následně požádá o konverzi známky na národní ochrannou známku v některých nebo ve všech členských státech, na něž se vztahuje důvod pro zamítnutí zápisu, zrušení nebo prohlášení o neplatnosti, taková žádost o konverzi bude pro dané členské státy zamítnuta. Jestliže přihlašovatel/vlastník/majitel podá odvolání a následně vezme zamítnutou přihlášku zpět nebo se vzdá neplatné či zrušené CTM nebo vyznačení a posléze požádá o konverzi, bude zpětvzetí/vzdání se platnosti předáno příslušnému odvolacímu senátu a může být odloženo až do ukončení odvolacího řízení (viz rozsudek ze dne , C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, bod 43, rozhodnutí ze dne , R 0463/2009-4, MAGENTA, body a rozhodnutí ze dne , R 2264/2012-2, SHAKEY S). Teprve poté, až bude zpětvzetí/vzdání se platnosti vyřízeno, bude konverze předána jako přípustná pro všechny členské státy jichž se v závislosti na vyřešení věci týká žádost o konverzi nebo zamítnutí (viz rovněž rejstříku Strana 7

8 metodické pokyny, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, část E, oddíl 1, Změny v zápisu). 4.4 Pravomoc rozhodovat o důvodech bránících konverzi Čl. 113 odst. 1 a 3 CTMR Úřad rozhodne, zda žádost o konverzi splňuje náležitosti stanovené v nařízeních ve spojení s veškerými pravomocnými rozhodnutími (jejich výrokem a odůvodněním), která dala podnět ke konverzi.. Jestliže existuje některý z důvodů zabraňujících konverzi, úřad zamítne předání žádosti o konverzi příslušnému národnímu úřadu (nebo v případě tzv. opting-back konverze zamítne předání žádosti o konverzi organizaci WIPO za účelem následného vyznačení pro členské státy, pro něž je konverze nemožná). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. 5 Formální náležitosti žádosti o konverzi 5.1 Lhůta Na žádosti o konverzi se vztahuje obecná tříměsíční lhůta, jejíž začátek se liší podle důvodu konverze. Časovou lhůtu nelze prodloužit. Kromě toho u této lhůty nelze podle čl. 82 odst. 2 CTMR požadovat pokračování v řízení. Restitutio in integrum (navrácení do původního stavu) je ale v zásadě možné Začátek lhůty v případech, kdy úřad vydává oznámení Čl. 112 odst. 4 CTMR Pravidlo 70 odst. 4 CTMIR Pokud se přihláška CTM považuje za vzatou zpět, úřad přihlašovateli nebo majiteli oznámí, že žádost o konverzi může podat ve lhůtě tří měsíců od doručení. Toto oznámení bude obsaženo ve sdělení o ztrátě práv Začátek lhůty v ostatních případech Čl. 112 odst. 5 a 6 CTMR Ve všech ostatních případech začíná tříměsíční lhůta na podání žádosti o konverzi běžet automaticky, a to: rejstříku Strana 8

9 pokud byla přihláška CTM vzata zpět, lhůta začíná běžet v den, kdy úřad obdržel zpětvzetí, pokud došlo ke vzdání se platnosti CTM, lhůta začíná běžet v den zápisu vzdání se do rejstříku CTM (podle čl. 50 odst. 2 CTMR k tomuto dni vzdání se platnosti nabývá účinnosti), pokud byla ochrana mezinárodního zápisu omezena nebo pokud se jí majitel zřekl s účinností pro EU, lhůta začíná běžet v den, kdy byl tento stav zapsán organizací WIPO podle pravidla 27 odst. 1 písm. b) CR, pokud zápis CTM nebyl obnoven, lhůta začíná běžet následující den po posledním dni lhůty, v níž mohla být podána žádost o obnovu zápisu podle čl. 47 odst. 3 CTMR, tj. šest měsíců po posledním dni měsíce, v jehož průběhu skončila doba ochrany, pokud mezinárodní zápis nebyl obnoven s účinností pro EU, lhůta začíná běžet následující den po posledním dni, k němuž lze ještě zápis u WIPO obnovit podle čl. 7 odst. 4 Madridského protokolu, pokud došlo k zamítnutí přihlášky CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU, lhůta začíná běžet v den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, pokud došlo k prohlášení CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU za neplatný nebo zrušený, lhůta začíná běžet v den, k němuž rozhodnutí úřadu nebo rozsudek soudu pro CTM nabude právní moci. Rozhodnutí úřadu nabývá právní moci: nebylo-li podáno odvolání, po uplynutí dvouměsíční lhůty pro odvolání, v případě rozhodnutí odvolacího senátu po uplynutí lhůty pro odvolání k Tribunálu, případně poté, co rozhodnutí Soudního dvora nabude právní moci. Rozhodnutí soudu pro CTM nabývá právní moci: nebylo-li podáno odvolání, po uplynutí lhůty pro odvolání podle národních právních předpisů, jinak poté, co rozhodnutí soudu pro CTM rozhodujícím v poslední (druhého nebo třetího) instanci nabude právní moci. Pokud byla například CTM zamítnuta úřadem z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a zamítnutí bylo doručeno dne , rozhodnutí nabývá právní moci ke dni Tříměsíční lhůta na podání žádosti o konverzi uplyne ke dni Žádost o konverzi Čl. 113 odst. 1 CTMR rejstříku Strana 9

10 Pravidlo 83 odst. 2 CTMIR Žádost o konverzi se podává u úřadu. Na webových stránkách úřadu je k dispozici formulář žádosti o konverzi. Doporučuje se formulář použít. Na webových stánkách úřadu je k dispozici formulář žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením ES. Tento formulář lze použít i v případě tzv. opting-back konverze. Použít lze rovněž formulář MM16 organizace WIPO; úřad nicméně údaje o konverzi odešle organizaci WIPO v elektronické formě, nikoli na samotném formuláři. Díky používání formulářů poskytnutých úřadem může úřad čerpat ze své databáze relevantní informace o přeměněné ochranné známce Společenství a údaje o žadateli a jeho zástupci a spolu s formulářem žádosti o konverzi je pak předávat určeným úřadům. Pravidlo 44 odst. 1 a 2 CTMIR Žadatelé nebo jejich zástupci mohou používat i formuláře s podobnou strukturou jako formuláře poskytované úřadem za předpokladu, že budou obsahovat následující základní informace: jméno a adresu žadatele o konverzi, tj. přihlašovatele/majitele přihlášky nebo zápisu CTM nebo majitele mezinárodního zápisu, jméno zástupce, je-li určen, spisové číslo přihlášky ochranné známky CTM či mezinárodního zápisu, datum podání přihlášky CTM nebo zápisu CTM nebo, pro mezinárodní zápis s vyznačením EU, datum mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení, podrobnosti o všech uplatněných právech přednosti nebo seniority, uvedení členského státu nebo členských států, ve vztahu k nimž se o konverzi žádá; u mezinárodního zápisu je třeba rovněž uvést, zda se žádá o konverzi na národní přihlášku ochranné známky pro daný členský stát nebo na vyznačení členského státu podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu. Co se týče Belgie, Nizozemska a Lucemburska, o konverzi lze žádat pouze pro všechny tři země společně, nikoli jednotlivě; formulář žádosti o konverzi poskytovaný úřadem umožňuje vyznačit Belgii, Nizozemsko a Lucembursko pouze společně; v případě, že žadatel přesto označí pouze jednu z těchto tří zemí, úřad bude žádost považovat za žádost o konverzi pro Belgii, Nizozemsko i Lucembursko a předá ji Úřadu pro ochranné známky Beneluxu, uvedení důvodu žádosti o konverzi: žádá-li se o konverzi z důvodu zpětvzetí přihlášky, je třeba uvést datum zpětvzetí, žádá-li se o konverzi z důvodu neobnovení zápisu, je třeba uvést datum, k němuž skončila doba ochrany, žádá-li se o konverzi z důvodu vzdání se platnosti CTM, je třeba uvést datum, k němuž bylo vzdání se platnosti zapsáno do rejstříku, rejstříku Strana 10

11 žádá-li se o konverzi z důvodu částečného vzdání se platnosti, je třeba uvést výrobky/služby, pro něž již CTM není chráněna, a datum, k němuž bylo částečné vzdání se platnosti zapsáno do rejstříku, žádá-li se o konverzi z důvodu omezení, je třeba uvést výrobky/služby, pro něž již přihláška CTM není chráněna, a datum omezení, žádá-li se o konverzi, protože účinky ochranné známky zanikly v důsledku rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství, je třeba uvést datum, k němuž se uvedené rozhodnutí stalo pravomocným, a přiložit kopii uvedeného rozhodnutí; tato kopie může být předložena v jazyce, ve kterém bylo rozhodnutí přijato, žádá-li se o konverzi, protože mezinárodní zápis s vyznačením EU byl s konečnou platností zamítnut úřadem, je třeba uvést datum tohoto rozhodnutí, žádá-li se o konverzi, protože účinky mezinárodního zápisu s vyznačením EU byly úřadem nebo soudem pro CTM prohlášeny za neplatné, je třeba uvést datum rozhodnutí úřadu nebo datum, k němuž rozsudek soudu pro CTM nabyl právní moci, a přiložit kopii uvedeného rozsudku, žádá-li se o konverzi, protože došlo ke vzdání se vyznačení EU nebo k jeho výmazu u WIPO, je třeba uvést datum, k němuž WIPO provedla příslušný zápis, žádá-li se o konverzi, protože mezinárodní zápis s vyznačením EU nebyl obnoven, a za předpokladu, že vypršela poshověcí lhůta pro obnovu zápisu, je třeba uvést datum, k němuž skončila doba ochrany. Žádost o konverzi může obsahovat: informaci, že se týká pouze části výrobků nebo služeb, pro něž byla přihláška podána nebo zapsána; v takovém případě je pak třeba uvést, pro které výrobky/služby se žádá o konverzi, informaci, že se žádá o konverzi pro různé výrobky a služby v různých členských státech; v takovém případě je pak třeba uvést příslušné výrobky a služby pro každý členský stát. Žádost o konverzi může rovněž obsahovat informaci o jmenování zástupce pro jednání s určeným národním úřadem, a to zaškrtnutím příslušných políček v příloze k formuláři žádosti o konverzi. Tato informace je dobrovolná a nemá vliv na řízení o konverzi u úřadu, bude však užitečná pro národní úřady, až obdrží žádost o konverzi, neboť mohou okamžitě komunikovat se zástupcem, který je oprávněn k jednání s daným národním úřadem (viz níže bod 6). 5.3 Jazyk Pravidlo 95 písm. a) a pravidlo 126 CTMIR Týká-li se žádost o konverzi přihlášky CTM, musí být podána v jazyce, ve kterém byla podána přihláška CTM, nebo ve druhém jazyce, který byl v přihlášce uveden. Týká-li se žádost o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU před okamžikem, kdy bylo podle pravidla 116 CTMIR vystaveno prohlášení o udělení ochrany, musí být rejstříku Strana 11

12 žádost podána v jazyce, v němž byla mezinárodní přihláška podána u organizace WIPO, nebo ve druhém jazyce, který byl v přihlášce uveden. Pravidlo 95 písm. b) a pravidlo 126 CTMIR Týká-li se žádost zápisu CTM, může být podána v jakémkoli z pěti jazyků úřadu. Týkáli se žádost o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU po vydání prohlášení o udělení ochrany, může být podána v jakémkoli z pěti jazyků úřadu. Je-li však žádost o konverzi podána na formuláři poskytnutém úřadem podle pravidla 83 CTMIR, lze použít tento formulář v jakémkoli z úředních jazyků Evropské unie, pokud jsou textové části formuláře vyplněny v jednom z jazyků úřadu. To se týká zejména seznamu výrobků a služeb v případě žádosti o částečnou konverzi. 5.4 Poplatek Čl. 113 odst. 1 CTMR Pravidlo 45 odst. 2 CTMIR Čl. 2 odst. 20 a čl. 8 odst. 3 nařízení o poplatcích za zápis ochranných známek Společenství (dále jen CTMFR ) Žádost o konverzi podléhá úhradě poplatku ve výši 200 EUR, a to i v případě žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za konverzi. To znamená, že poplatek je třeba uhradit ve výše uvedené lhůtě tří měsíců. Platba provedená po uplynutí doby splatnosti bude považovaná za včas uskutečněnou, jestliže dotyčná osoba předloží důkaz, že byla platba provedena v bance nebo byl dán příkaz ke konverzi v členském státě ve lhůtě tří měsíců, a jestliže byl zároveň s platbou zaplacen i příplatek 10 % z celkové částky (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků). 6 Průzkum prováděný úřadem 6.1 Fáze řízení, pravomoc Úřad zpracuje žádosti o konverzi následovně: Čl. 113 odst. 2 a 3 CTMR Pravidla 45 až 47 CTMIR prozkoumá je, zveřejní je a postoupí je určeným úřadům. rejstříku Strana 12

13 6.2 Průzkum Průzkum žádostí o konverzi prováděný úřadem se týká následujících bodů: poplatky lhůta jazyk formální náležitosti důvody zastupování částečná konverze Poplatky Pravidlo 45 odst. 2 a pravidlo 122 odst. 3 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byl poplatek za konverzi zaplacen v příslušné lhůtě. Nebyl-li v příslušné lhůtě zaplacen poplatek za konverzi, sdělí úřad žadateli, že se žádost o konverzi nepovažuje za podanou. Poplatky uhrazené po uplynutí lhůty budou vráceny Lhůta Pravidlo 45 odst. 1 a pravidlo 122 odst. 3 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byla žádost podána ve lhůtě tří měsíců. Úřad zamítne žádost o konverzi, nebyla-li žádost podána v příslušné lhůtě tří měsíců. Poplatky uhrazené po uplynutí lhůty nebudou vráceny Jazyk Pravidlo 95 písm. a) a pravidlo 126 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byla žádost podána ve správném jazyce. Pokud byla žádost podána v jazyce, který nepatří mezi jazyky přijatelné pro řízení o konverzi (viz výše bod 5.3), zašle úřad žadateli dopis upozorňující na nedostatky a informuje ho o lhůtě, v níž může žádost o konverzi opravit. Pokud žadatel nedostatky nenapraví, žádost se nezpracuje a nebude se považovat za podanou. Uhrazené poplatky nebudou vráceny. rejstříku Strana 13

14 6.2.4 Formální náležitosti Pravidlo 44 odst. 1 písm. b), d) a e) CTMIR Úřad prozkoumá, zda žádost splňuje formální náležitosti požadované prováděcím nařízením (viz výše bod 5). Pokud žadatel o konverzi nepoužil formulář žádosti o konverzi poskytnutý úřadem a pokud nedostatky spočívají v neuvedení informací požadovaných v pravidlu 44 odst. 1 písm. b), d) nebo e) CTMIR, bude žadatel o konverzi vyzván k doplnění chybějících informací; pokud lze takové informace snadno zjistit z údajů, které má úřad k dispozici, bude se předpokládat, že úřad je žadatelem oprávněn k poskytnutí příslušných výpisů ze své databáze určeným úřadům Důvody Úřad prozkoumá: zda existuje některý z důvodů konverze uvedených výše v odst. 2, zda existuje některý z důvodů zabraňujících konverze uvedených výše v odst. 4, Pravidlo 123 odst. 2 CTMIR u tzv. opting-back konverze, zda by bylo ke dni mezinárodního zápisu možné vyznačit dotyčný členský stát v mezinárodní přihlášce, u částečné konverze, zda výrobky a služby, na něž se konverze vztahuje, mají de facto maximálně tentýž, a nikoli větší rozsah než výrobky a služby v CTM nebo v mezinárodním zápisu s vyznačením EU v okamžiku, kdy ochrana zanikla nebo pozbyla platnosti (viz níže bod 6.3), u částečné konverze, kdy část CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU nadále platí se prozkoumá, zda se výrobky a služby, na něž se konverze vztahuje, překrývají s výrobky a službami, pro něž ochranná známka nadále platí (viz níže bod 6.3). Cílem posledních dvou průzkumů je zajistit, že nebude konverzí přeměněno více výrobků a služeb, než které byly zamítnuty či zrušeny, nebo aby nebyly přeměněny ve větším rozsahu. V případě, že žádost o konverzi nesplňuje některý z ostatních povinných prvků nebo informací uvedených výše v bodech 4 a 5.2, zašle úřad žadateli dopis upozorňující na nedostatky a informuje ho o lhůtě, v níž může žádost o konverzi opravit. Pokud žadatel nedostatky nenapraví, žádost se nezpracuje a nebude se považovat za podanou. Uhrazené poplatky nebudou vráceny. rejstříku Strana 14

15 6.2.6 Zastupování Pravidlo 76 odst. 1 až 4 CTMIR Platí obecná pravidla zastupování (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování). Žadatel o konverzi může pro řízení o konverzi jmenovat nového nebo dalšího zástupce (právního zástupce nebo kvalifikovaného zástupce u úřadu OHIM). Jakákoli plná moc k jednání jménem přihlašovatele nebo majitele se vztahuje pouze na jednání s úřadem. Národní právní předpisy dotyčného členského státu určí, zda zástupce jmenovaný pro jednání s úřadem může rovněž jednat s národním úřadem o vzniklé přihlášce národní ochranné známky a zda případně musí předložit doplňující plnou moc. V případě tzv. opting-back konverze bude jméno zástupce jmenovaného pro jednání s úřadem OHIM předáno organizaci WIPO Částečná konverze Čl. 112 odst. 1 CTMR Pravidlo 44 odst. 1 písm. e) CTMIR Žádá-li se o konverzi pouze pro některé výrobky a služby nebo pro různé výrobky a služby v různých členských státech (dále jen částečná konverze ), úřad přezkoumá, zda výrobky a služby, na něž se vztahuje žádost o konverzi, patří mezi výrobky a služby, pro něž se uplatňuje důvod konverze. Pro toto posouzení platí stejná kritéria jako pro obdobná řízení, např. pro omezení přihlášky nebo částečné zamítnutí zápisu v námitkovém řízení. V případě, že přihláška byla částečně zamítnuta nebo zápis byl prohlášen za částečně neplatný či částečně zrušen, lze žádat o konverzi pouze pro výrobky nebo služby, pro něž byla přihláška zamítnuta nebo pro něž byl zápis prohlášen za neplatný či zrušen, nikoli pro výrobky nebo služby, pro něž přihláška či zápis nadále platí. V případě, že přihláška byla omezena nebo došlo k částečnému vzdání se zápisu, lze žádat o konverzi pouze pro omezené výrobky a služby nebo pro výrobky a služby, kterých se majitel vzdal, nikoli pro výrobky nebo služby, pro něž přihláška či zápis nadále platí. Nicméně odkazujeme na výše uvedený bod 4.3 pro případy, kdy k takovému omezení / částečnému vzdání se platnosti dochází na základě rozhodnutí. Ve výše uvedených případech musí žadatel uvést výrobky a služby, na něž se vztahuje žádost o konverzi. Vyjádření omezení negativním způsobem, např. použitím výrazů typu nápoje s výjimkou je přípustné stejným způsobem, jako je takový výraz přípustný při podání nebo omezování přihlášky CTM nebo při částečném vzdání se zápisu CTM (viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění). 6.3 Zveřejnění žádosti a zápis do rejstříku Čl. 113 odst. 2 CTMR Pravidlo 84 odst. 3 písm. p) CTMIR rejstříku Strana 15

16 Po přijetí žádosti o konverzi, která je považována za podanou, protože byl zaplacen požadovaný poplatek, úřad zapíše přijetí žádosti o konverzi do rejstříku ochranných známek Společenství za předpokladu, že se žádost o konverzi týká zveřejněné přihlášky CTM nebo zapsané CTM. Čl. 113 odst. 2 CTMR Pravidlo 46 odst. 1 CTMIR Jakmile úřad přezkoumá žádost o konverzi a shledá ji v pořádku, zapíše a zveřejní tuto žádost ve Věstníku ochranných známek Společenství v části E.1, pokud jde o CTM, a v části E.3, pokud jde o mezinárodní zápisy s vyznačením ES. Žádost o konverzi se však nezveřejní, jestliže byla podána v době, kdy ještě nebyla zveřejněna přihláška CTM podle článku 39 CTMR. Pravidlo 46 CTMIR Žádost o konverzi se zveřejní teprve poté, co úřad dokončí průzkum a shledá žádost v pořádku. Žádost není v pořádku, pokud nebyla uskutečněna platba. Pravidlo 46 odst. 2 CTMIR Zveřejnění žádosti o konverzi musí obsahovat informace uvedené v pravidle 46 odst. 2 CTMIR a s výjimkou žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením ES musí obsahovat i odkaz na předchozí zveřejnění ve Věstníku ochranných známek Společenství a den žádosti o konverzi. Pravidlo 46 odst. 2 a pravidla 122 a 123 CTMIR Seznamy výrobků a služeb, na něž se vztahuje žádost o konverzi, se nezveřejní, jestliže se konverze týká mezinárodního zápisu s vyznačením ES. 6.4 Postoupení určeným úřadům Čl. 113 odst. 3 a čl. 114 odst. 1 CTMR Pravidlo 47 CTMIR Jakmile úřad dokončí průzkum žádosti o konverzi a shledá ji v pořádku, postoupí ji bezodkladně určeným úřadům. Žádost je postoupena bez ohledu na to, zda již byla dle požadavků zveřejněna. Úřad zašle kopii žádosti o konverzi a poskytne výpis ze své databáze obsahující údaje uvedené v pravidle 84 odst. 2 CTMIR o přeměněné CTM, nebo mezinárodním zápisu. Každý ústřední úřad průmyslového vlastnictví, kterému byla žádost o konverzi postoupena, může získat od úřadu veškeré doplňující informace ohledně žádosti, které tomuto úřadu umožní přijmout rozhodnutí o národní ochranné známce vyplývající z konverze. rejstříku Strana 16

17 Pravidlo 47 CTMIR Zároveň úřad informuje žadatele o konverzi o dni postoupení národním úřadům. V případě tzv. opting-back konverze organizace WIPO zpracuje žádost jako následné vyznačení podle pravidla 24 odst. 6, 7 CR. Jestliže je národní úřad určeným úřadem, výsledkem konverze bude přihláška národní ochranné známky nebo národní zápis. Čl. 114 odst. 3 CTMR Národní právní předpisy platné v dotyčných členských státech mohou stanovit, že žádost o konverzi podléhá některému z následujících požadavků nebo všem těmto požadavkům: zaplacení národního přihlašovacího poplatku, předložení překladu žádosti a jejích příloh do některého z úředních jazyků dotyčného členského státu; zvláště u žádostí o konverzi před zveřejněním CTM bude národní úřad obvykle vyžadovat překlad seznamu výrobků a služeb, uvedení adresy pro doručování v dotčeném státě, předložení vyobrazení známky v počtu vyhotovení stanoveném dotčeným členským státem. Národní pravidla jmenování tuzemského zástupce zůstávají v platnosti. V případě, že je využita možnost uvést ve formuláři žádosti o konverzi zástupce pro řízení u daného národního úřadu, tento národní úřad bude moci komunikovat přímo s tímto zástupcem, a nebude tedy třeba zvlášť jmenovat tuzemského zástupce. Čl. 114 odst. 2 CTMR Národní právní předpisy nemohou žádost o konverzi podrobit formálním náležitostem, které jsou odlišné od požadavků stanovených CTMR a CTMIR nebo jdou nad jejich rámec. 7 Účinky konverze Čl. 112 odst. 3 CTMR V každém dotyčném členském státě je národní přihlášce, která vznikla konverzí, přiznán den podání nebo případně den vzniku práva přednosti přihlášky CTM, jakož i seniorita starší ochranné známky s účinky pro tento stát, na který bylo pro přihlášku CTM nebo zápis řádně uplatněno právo podle článků 34 a 35 CTMR. Informace o konverzi CTM na národní přihlášky pro nové členské státy jsou uvedeny v metodických pokynech, část A, oddíl 9, Rozšíření. rejstříku Strana 17

18 U tzv. opting-back konverze je mezinárodní přihlášce, která vznikla následným vyznačením členského státu podle pravidla 24 odst. 6 písm. e) a odst. 7 CR, přiznáno původní datum mezinárodního zápisu s vyznačením ES, tj. buď skutečné datum mezinárodního zápisu (případně včetně dne vzniku práva přednosti) nebo datum následného vyznačení ES. Neexistuje však žádný harmonizovaný postup, jak národní úřady prozkoumají přeměněnou CTM. Jak bylo řečeno v úvodu, řízení o konverzi je systémem složeným ze dvou částí, v němž druhou část, tedy samotné řízení o konverzi, zajišťují národní úřady pro ochranné známky a patentové úřady. V závislosti na národních právních předpisech buď bude přeměněná ochranná známka zapsána okamžitě, nebo bude zahájeno národní průzkumné, zápisné a námitkové řízení jako u běžné přihlášky národní ochranné známky. Národní přihlášky, které jsou odvozeny z konverze starší (přihlášky) CTM, se považují za vzniklé ihned po podání platné žádosti o konverzi. V námitkových řízeních budou proto taková práva považována za řádně určená pro posuzování přípustnosti podle pravidla 18 odst. 1 CTMIR, jestliže namítající uvede číslo převáděné (přihlášky) CTM a země, na které se žádost o konverzi vztahuje. Pokud během námitkového řízení nebo řízení o prohlášení známky za neplatnou z relativních důvodů zanikne přihláška CTM (nebo CTM), jíž se námitky týkají (nebo je omezen seznam výrobků a služeb), ale zároveň je podána žádost o konverzi, pak námitkové řízení nebo řízení o prohlášení známky za neplatnou může pokračovat. Je to dáno tím, že zápisy národní ochranné známky, které vznikly konverzí přihlášky CTM (nebo CTM), mohou být základem námitkového řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti, které bylo původně zahájeno na základě této přihlášky nebo zápisu CTM (viz rozhodnutí velkého odvolacího senátu ve věci R 1313/2006-G) (viz rovněž metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti). rejstříku Strana 18